一般的な用語を含む商標の登録可能性は、それ自体のルールではなく、世間の認識によって決定される

本日、米国特許商標庁他対BOOKING.COM BVの訴訟において、最高裁判所は、BOOKING.COMは単に一般用語とトップレベルドメイン指定子（すなわち「.com」）を組み合わせたものであるため登録できないとするUSPTOの見解を却下しました。

最高裁判所は、 それ自体が 一般的な用語に基づく複合商標の登録可能性を否定する判決を下し、消費者の用語認識が優先すべきだとしました。ギンズバーグ判事は、「『Booking.com』は消費者にとって一般的な名称ではないため、一般的な名称ではない」と指摘しました。

裁判所は、 グッドイヤー・インディア・ラバー・グローブ・マニュファクチャリング社対グッドイヤー・ラバー社, 128 US 598 (1888)において、裁判所は、一般的な企業名称を一般的な名称に付加しても商標権は付与されないと判断しました。裁判所は、インターネットの性質上、この比較は誤りであると判断しました。「generic.com」という名称は、消費者に情報源を特定する特徴、すなわち特定のウェブサイトとの関連性を伝える可能性があるからです。

裁判所はまた、 それ自体が TLD と組み合わせたすべての一般用語は自動的に一般用語ではなくなるという規則があり、特定の generic.com 用語が一般用語であるかどうかは、「消費者が実際にその用語をクラスの名前として認識するか、クラスのメンバーを区別できる用語として認識するかによって決まる」と主張しています。

USPTOが差し戻し後の出願をどう扱うか、注目されるところです。「booking」という一般名称とTLD「.com」の権利放棄を求めることになるのでしょうか？もしそうであれば、出願人は出願人自身を除く商標全体について権利放棄を表明したことになります。

booking.comがこの登録をどう扱うのかも興味深いところです。まともな競合他社であれば、「booking.com」を自社ブランドとして使うことは考えないでしょう。そうすれば、顧客はbooking.comに流れてしまうだけです。一体何の意味があるのでしょうか？ 

booking.comは「booking」を他のトップレベルドメイン（TLD）と組み合わせることは可能でしょうか？ Booking.comは、booking.comは「弱い」と認めています（口頭審理66）。確かに、booking.comは特定のウェブサイトとの関連性があるという理由だけで登録されるでしょう。では、booking.online（現在利用可能と思われます）はどうでしょうか？ 混同が生じる可能性は高いでしょうか？ それとも、登録を勝ち取ったbooking.comの知名度を考えると、そのような混同は起こりにくいでしょうか？

競技者は「booking（予約）」という一般的な用語を使用する権利があります。どのように使用するかはまだ不明です。

商標登録に関心のある方は、一般の認知度を高めれば、一般的な用語から保護可能なドメイン名商標を構築できることに留意してください。