ATEN対ユニクラス事件についてブルームバーグ法律事務所がモンテ・ファルコフ氏にインタビュー
ハーネスIPプリンシパル モンテ・ファルコフ 氏は、特許法の講義のよい材料となるであろう連邦巡回裁判所の新しい判例についてブルームバーグ法律事務所に語った。
8月6日、連邦巡回控訴裁判所は、ユニクラス・テクノロジー社がATENインターナショナル社所有のコンピュータ技術に関する特許2件を侵害していないとする陪審の判決を支持した。ATENは、カリフォルニア中央地区連邦地方裁判所にユニクラス社とその顧客数社を提訴した。
控訴審において、ATENは、特許請求項の解釈に関するユニクラス社の専門家証言が陪審員を混乱させたと主張した。しかし、連邦巡回控訴裁判所は、ATENには裁判で異議を申し立てる機会があったものの、その機会を逸したため、控訴審で同じ根拠を主張する権利も失ったと判断した。このように、連邦巡回控訴裁判所は、専門家が裁判で請求項の解釈について証言することは不適切であると改めて主張したが（地方裁判所は以前、請求項の解釈については「平易かつ通常の意味」のみを解釈すべきであると判断）、実質的には裁判中に異議が提起されなかった場合、「寝過ごしは負け」であると述べた。この結果は、それほど驚くべきものではない。
ATENにとって明るい材料として、連邦巡回控訴裁判所は、ATENの特許のうち1件のクレームの一部を却下した陪審の判決を覆しました。判決によると、ユニクラスは提出した2つの先行技術文献のうち1つがクレームより前のものであることを証明できず、もう1つは特許クレームの必要な限定事項をすべて適切に開示していませんでした。
「これは特許法の無効性に関する入門講座で使うのに最適な事例でしょう」とファルコフ氏は言う。「立証責任を果たせなければ、勝訴には至りません。」
「この判決の覆しは、引用文献の日付を確定できない場合は先行技術基準を満たしていないということを改めて認識させるものでもある」と彼は付け加えた。
ユニクラス社は侵害訴訟を克服したが、連邦巡回裁判所は弁護士費用の支払い拒否を支持した。
2019年8月6日、連邦巡回控訴裁判所は、同事件に関する別の判決において、本件は弁護士費用の支払いを正当化する例外的な事例ではないとする地裁判決を支持した。連邦巡回控訴裁判所は、爽快なほど率直な声明で、「 それ自体が 「訴訟費用が潜在的損害額を上回る場合は例外的なケースであるという規則」控訴裁判所は、潜在的な金銭的損害額が大きくないとしても、特許訴訟において差止命令やITC 337訴訟は価値のある目標となり得ると指摘した。しかしファルコフ氏は、特に被告が明らかに特許を侵害していない新設計を発表した場合など、損害額または差止命令の価値（またはその欠如）が不均衡な場合に当事者が全員に法定費用を負担させると、特許訴訟において極めてフラストレーションがたまることがあると指摘している。このような状況では、地方裁判所の判事、両当事者の弁護士、そして当事者自身が感情を脇に置き、投資収益率の最終目標を念頭に置いて合理的な事業上の決定を下す必要がある。
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