ブライアン・ウィーロック氏がLaw360でPTAB審理における特許請求の修正について語る
弁理士 ブライアン・ウィーロック スポークする Law360 連邦巡回控訴裁判所の最近の判決について ナイキ対アディダスこの訴訟は、特許審判部が、請願者の無効主張のみに基づいて特許請求の範囲の修正を承認または却下できるかどうかを審理する点で注目に値する。ウィロック氏は以前、この件についてブログ記事を書いている。 ナイキ対アディダス そしてPTABの手続きへの影響.
連邦巡回控訴裁判所は、PTABは、特定の特許クレームの補正を却下すべきかどうかを判断するために、記録上の証拠を検討することができると判決を下しました。ただし、PTABがそうする場合、両当事者にその理由を説明し、反論の機会を与えなければなりません。
「どちらの立場であっても、裁判所がすべきことはこれだと誰もが同意するだろう」とウィーロック氏は言う。「連邦巡回控訴裁判所が審判部の記録閲覧を妨害すれば、ごく些細な修正で審理が急停止する可能性がある」 当事者間 「レビュープロセス」
PTAB が、提案された修正ではなく元のクレームに対応する請願者の無効論拠に依拠しなければならない場合、有効であるとは考えられないクレームを認めざるを得なくなる可能性があります。
「特許権者は不公平な方法で特許を保持すべきではない」とウィロック氏は付け加えた。
連邦巡回控訴裁判所の判決もこれに同意している。「特許発行の責任機関における審判部の役割を、この文脈における請願者の主張に限定することはほとんど意味がない。」
PTABが修正を却下する理論を考案する際にIPRの記録以外を参照できるかどうかについては、連邦巡回控訴裁判所は、本件ではその問題は提起されておらず、それを「別の日に」留保すると述べるにとどまった。
「審判部を審査官の集団にすることには賛成できないが、もし彼らが何かを知っていたとしたら、それを使えないというのは正当化しにくい」とホイロック氏は言い、PTABの裁判官が必要に応じて時折記録以外のものを見るのは理にかなっていると指摘した。
連邦巡回控訴裁判所の決定では、最終決定を出す前に、ナイキの繊維製アッパーに関する修正案を却下したPTABの理論に対して両当事者が反論する機会が与えられるよう、事件をPTABに差し戻した。
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