契約締結前に：M&Aおよびプライベートエクイティ取引における知的財産デューデリジェンスガイド
取引価値を左右する知的財産問題に関する実践的な入門書
多くの取引において、知的財産は資産そのものです。ソフトウェア、特許、ブランド、企業秘密は、実物資産よりも買収価格に占める割合が大きい場合が少なくありません。そのため、知的財産に関するデューデリジェンスは、単なる書類作成ではなく、価値判断の問題となります。この入門書では、買い手と売り手が確認すべき事項、それぞれの項目が重要な理由、そしてどのような発見が価格改定や取引の破談につながる可能性があるのかを解説します。
知的財産権に関するデューデリジェンスは、なぜ取引の価値に影響を与えるのでしょうか？
買主は、所有、行使、依拠できる権利に対して対価を支払っています。もしその権利に欠陥があれば、買主は想定よりも少ない対価しか支払っていないことになります。知的財産権デューデリジェンスでは、対象企業が主張する権利を実際に所有しているか、それらの権利に何らかの付随事項があるか、そして取引自体がそれらの権利を損なう可能性があるかどうかを検証します。売主も同様の調査から恩恵を受けます。買主よりも先に欠陥を発見することで、取引の途中で交渉力を失うことなく、欠陥を修正したり、価格設定を調整したり、表明保証の中で対処したりすることができます。
知的財産権に関するデューデリジェンスでは、具体的に何をチェックするのでしょうか？
知的財産権デューデリジェンスでは、以下の明確な一連の質問を検討します。
- 所有権。対象企業は、重要な特許、商標、著作権、および企業秘密のそれぞれについて、完全な所有権を有しているか？
- 権利の負担。権利はライセンス供与されているか、担保として差し入れられているか、または同意要件の対象となっているか？
- 取引のトリガー。取引自体によって、何らかの権利が終了または移転されるのでしょうか？
- 露出度。対象企業は他者の権利を侵害することなく事業を運営できるか、また、権利を主張する企業は存在するか。
- 維持管理。登録情報は最新の状態ですか？それとも期限が近づいていますか？
- ソフトウェアと企業秘密。オープンソースの義務と企業秘密の保護は適切か？
この記事の残りの部分では、それらを順に取り上げていきます。
知的財産権の真の所有者は誰なのか、そして所有権の空白はどのようにして生じるのか？
米国法では、特許は個人財産であり、「書面による証書」によってのみ譲渡可能である。 詳細はこちら： 米国法典第35編第261条。各発明者から現在の所有者に至るまでの署名入りの記録された連鎖が所有権を証明する。
ギャップはよくあることです。最もよくある問題は、従業員または請負業者の割り当てが欠落していることです。発明は、従業員または有償の請負業者が作成したからといって、自動的に会社のものになるわけではありません。所有権は発明者から始まり、譲渡によってのみ移転します。最高裁判所はこれを再確認しました。 リーランド・スタンフォード・ジュニア大学理事会対ロシュ・モレキュラー・システムズ社 563 US 776 (2011) では、発明者からの有効な譲渡がない限り、大学でさえ発明を所有しないと判断されました。
譲渡契約書の文言も重要です。裁判所は、現在の譲渡（「ここに譲渡する」）と将来の譲渡の約束（「譲渡に同意する」）を区別します。約束だけでは、別途文書が署名されるまで所有権が確定しない可能性があります。独立請負業者は、見落としがちな落とし穴です。なぜなら、書面による譲渡契約がない場合、開発者やエンジニアが、依頼人が購入したと考えているものを依然として所有している可能性があるからです。
また、譲渡が米国特許商標庁（USPTO）に登録されていることを確認することも重要です。登録されていない譲渡は、第261条に基づき、後日善意で取得した購入者に対して無効となる可能性があります。
発明者に関する問題は本当に特許を無効にする可能性があるのか？
はい。米国特許には、正しい発明者名を記載する必要があります。 詳細はこちら： 米国特許法第35編第116条および第256条。特許請求の範囲に貢献していない人物を記載したり、貢献した人物を記載しなかったりすると、所有権や権利行使に問題が生じる可能性があります。記載漏れの共同発明者が、誰も認識していない権利を保有している場合もあります。発明者の記載漏れは第256条に基づいて修正できる場合が多いですが、修正には時間と協力が必要であり、取引の際にはどちらも不足しがちです。このような場合こそ、特許弁護士によるポートフォリオレビューが真価を発揮する場面です。
どのようなライセンス、担保権、および支配権変更条項が買主にとって不利になる可能性があるのか？
所有権は全体像の半分に過ぎない。知的財産に付随するものを精査する必要がある。
アウトバウンドライセンスとインバウンドライセンス：対象企業が「所有」している特許は、既に競合他社にライセンス供与されている場合や、購入者の行動を制限する形で独占的にライセンス供与されている場合があります。インバウンドライセンスも同様に重要です。なぜなら、対象企業は自社が所有していない権利に依存している可能性があるからです。
担保権：知的財産は担保として差し入れられることがよくあります。UCC（統一商事法典）およびUSPTO（米国特許商標庁）の記録を検索することで、貸し手が決済時に解除しなければならない担保権を保有しているかどうかを確認できます。
支配権の変更および譲渡禁止条項：ここで取引は思わぬ事態に見舞われる。多くのライセンスは譲渡できず、ライセンシーが買収または再編された場合、一部のライセンスは終了する。知的財産の文脈では、譲渡を許可する文言がない限り、ライセンスは譲渡不可能であると推定される。 Cincom Systems, Inc. 対 Novelis Corp. 581 F.3d 431 (6th Cir. 2009) では、同意なしに譲渡することを禁じるソフトウェアライセンスが、ライセンシーが合併によって新たな組織に再編された際に違反されたと判断されました。たとえ同じ企業が引き続きソフトウェアを使用していたとしてもです。重要なインバウンドライセンスに依存する購入者は、署名する前にこれらの条項を熟読する必要があります。税務上の理由で選択された組織構造によって、事業全体が依存するライセンスが失効してしまう可能性があるのです。
対象企業は自由に事業を運営できるのか？また、訴訟を起こしている企業はあるのか？
特許を保有しているからといって、自社製品を自由に実施できるわけではありません。実施の自由度は別の問題です。対象製品の権利が他者の権利を侵害するリスクがあるかどうかが問われます。デューデリジェンスでは、係争中の訴訟、要求書、過去の主張（ライセンス供与や訴訟を専門とする非実施主体（NPE）からの主張を含む）を明らかにする必要があります。過去の主張は将来の主張を予測することが多いからです。第三者の特許リスクが既知の製品には、モデルに反映されていないコストが伴う可能性があります。
特許権と商標権はまだ有効ですか？
登録された権利は、維持管理が行われないと失効します。米国特許の維持管理料は、発行後およそ3.5年、7.5年、11.5年で支払期限が到来し、6ヶ月の猶予期間と追加料金が適用されます。猶予期間を過ぎると特許は失効します。 詳細はこちら： 米国法典第35編第41条(b)項。商標は、5年目から6年目の間に第8条に基づく使用宣言書を提出し、9年目から10年目の間、およびそれ以降は10年ごとに第8条と第9条を合わせた更新手続きを行う必要がある。 詳細はこちら： 米国特許法第15編第1058条、第1059条。デューデリジェンスでは、ポートフォリオ全体について期限カレンダーを作成する必要がある。未払い料金のために失効寸前の最重要特許は解決可能な問題だが、それは誰かが早期に気付いた場合に限る。
製品に搭載されているオープンソースソフトウェアについてはどうでしょうか？
現代の製品のほぼすべてにオープンソースコードが含まれています。しかし、オープンソースは「条件なし」というわけではありません。多くのライセンスには条件が課せられており、一部のコピーレフトライセンスでは派生作品のソースコードの開示が義務付けられる場合があります。裁判所はオープンソースライセンスの条件を法的拘束力のあるものとして扱います。 詳細はこちら： Jacobsen v. Katzer, 535 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2008)。購入者は、ソフトウェアの構成要素とそのライセンスを示すソフトウェア部品表を要求すべきである。そうすることで、誰も開示していない義務が専有製品に課されることを防ぐことができる。
企業秘密は本当に保護されているのか？
営業秘密は、所有者が「当該情報を秘密に保つために合理的な措置を講じている」場合にのみ、法的保護を受けることができる。 詳細はこちら： 米国法典第18編第1839条(3)項、営業秘密保護法第18編第1836条。デューデリジェンスでは、機密保持契約、アクセス制御、適切な入社・退職手続きといった基本事項を確認すべきである。データルームの価値がどれほど高くても、セキュリティ対策が不十分だと「秘伝のタレ」が危険にさらされることになる。
取引を破談にしたり、価格改定を迫ったりする要因は何ですか？
特定の調査結果によって、価格や条件が一貫して変更されることがあります。
- 所有権の連鎖が途切れている、または発明者の譲渡が欠落している重要な特許。
- 請負業者が開発したコア技術（文書による指示なし）。
- この取引により、重要なライセンスが失効するか、譲渡できなくなる。
- 誰も指摘しなかったIPアドレスに対する担保権。
- 非実施主体（NPE）によるものを含め、進行中または脅迫されている侵害訴訟。
- 有効期限が切れた、または切れそうな、最重要登録書類。
- 非公開のコピーレフト・オープンソースが、独自製品に埋め込まれている。
- 実質的な保護措置が講じられていない企業秘密。
これらのいずれも、必ずしも取引を終了させる必要はありません。早期に発見すれば、ほとんどの場合、修正、補償、エスクロー、または価格設定が可能です。発見が遅れると、交渉力が損なわれます。デューデリジェンスの価値はタイミングにあります。Harness IP では、多くのデューデリジェンス プロジェクトで、クライアントが取引をやり直したり再構築したりできる問題を発見してきました。IP デューデリジェンスで弁護士と協力する
知的財産権に関するデューデリジェンスは、特許出願、ポートフォリオ管理、訴訟など多岐にわたり、難しい問題は通常、これらの領域が交わる部分に存在する。
Harness IPでは、特許、商標、紛争を一つのパートナーシップで処理するフルサービスモデルを採用しており、案件に応じてHarnessの専門弁護士を招集します。例えば、権利関係の連鎖に関する特許出願弁護士、商標の更新に関する商標弁護士、リスクに関する訴訟弁護士などです。私は、地方裁判所、米国国際貿易委員会、特許審判部において知的財産訴訟弁護士として豊富な経験を有しており、Octane Fitness社の地方裁判所訴訟では弁護人を務めました。買収対象企業を評価している場合、あるいは買収対象企業となる準備をしている場合は、早期に知的財産に関する調査を行うことで、より多くの選択肢が得られます。
マシュー・L・カトラー（マット・カトラー）、ハーネスIP代表（セントルイス）。