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特許トロールからの要求書や訴訟を受け取った?分かりやすい解説ガイド

非実施主体があなたの会社を訴えてきた場合、まず何をすべきか

 

 

聞いたこともない特許を侵害したとして、あなたの会社を訴える手紙が届くかもしれません。あるいは、何も製造も販売もしていない会社から、遠く離れた地区(おそらくテキサス州東部地区)で訴訟を起こされるかもしれません。このページでは、それがどのような状況なのか、そしてどのように対処すべきかを、適切な順序で解説します。

特許トロールとは何ですか?

「パテント・トロール」とは、非実施主体(NPE)、または特許権行使主体(PAE)と呼ばれる企業の非公式な呼称である。これらの企業は、製品を製造する代わりに、特許のライセンス供与と権利行使を行っている。中には正当な特許と正当な請求権を保有している企業もある。一方、広範な特許や古い特許を購入し、それを広く行使することで、被告が問題を解決するためだけに賠償金を支払うことを期待している企業もある。

「大量出願者」とは、同じ特許に対して多数の要求書を送付したり、多数の訴訟を起こしたりする者のことです。要求額は、訴訟費用を下回る金額に意図的に低く設定されていることがよくあります。これが、このビジネスモデルの中核です。

 

需要と決済モデルの仕組み

経済的な側面は単純明快で、訴訟の是非とはほとんど関係がない。特許訴訟を裁判で争うには費用がかかり、時間もかかる。非実施主体(NPE)はこのことをよく理解している。請求額が訴訟費用の見込み額よりも安ければ、たとえ侵害していないと確信していても、支払う方が合理的に見える場合がある。

量こそが残りの部分を担う。少額の和解で多くの案件を解決すれば、特許を法廷で争うことなく安定した収益を生み出すことができる。真の交渉力は特許の強さではなく、訴訟費用と訴訟期間にある。この点を理解することが、賢明な対応への第一歩となる。(和解額は時間とともに変化するため、弁護士に状況に合った最新データを入手するよう依頼すること。)

 

私は最初に何をすべきですか?

無視しないでください。

  1. 期限に注意してください。催告状には明確な期限がない場合もありますが、訴訟には期限があります。連邦裁判所では、通常、送達後21日以内に回答する必要があります(連邦民事訴訟規則12条)。この期限を過ぎると、原告は規則55条に基づき欠席判決を求めることができます。つまり、あなたは訴訟の是非を争うことなく敗訴する可能性があります。
  2. 文書を保全してください。紛争が発生する可能性が合理的に予測された場合は、訴訟保留命令を発令してください。電子メール、設計ファイル、ソースコード、販売記録など、関連する可能性のあるあらゆるものの日常的な削除を中止してください。証拠を破棄することは、別の深刻な問題を引き起こします。
  3. 返信する前に必ず弁護士に相談してください。安易に返信したり、相手に電話して「話し合おう」としたりしないでください。非公式な発言は不利に働く可能性があり、一度認めてしまったことは撤回するのが困難です。
  4. 外部に対しては発言を控える。自分の立場を理解するまでは、公の場での発言は避けるべきだ。

 

その特許が実際に私たちにとって重要かどうか、どうすれば判断できますか?

特許を2つの独立した観点から評価する。どちらか一方に勝てば、紛争は終結する。

非侵害特許侵害の判断基準は、製品が単に似ているかどうかではなく、特許請求の範囲(文書末尾にある番号付きの法的定義)です。自社の製品または製造方法を、特許請求の範囲のすべての要素と比較してください。要素が一つでも欠けていれば、その特許請求の範囲は侵害されていません。強力な抗弁は、特許請求の範囲を、実際に製造・行っている内容と照らし合わせて注意深く検討した場合にのみ、見出されることが多いのです。

無効性特許は有効であると推定されるが、その推定は覆される可能性がある。米国特許法第35編第282条に基づく一般的な抗弁には、以下のようなものがある。

  • 先行技術。特許請求の範囲に記載された発明が、特許の有効日以前に既に知られていたり、記載されていたりした場合、それは「新規性」(米国特許法第35編第102条)を満たさないか、「自明性」(米国特許法第35編第103条)を満たす可能性があります。先行技術には、以前の特許、刊行物、製品、または公的な使用が含まれます。
  • 第101条に基づく適格性。一部の特許は、汎用コンピュータ上で実装された抽象的なアイデアを主張する特許など、特許適格性のない主題を対象としています。 アリス コープ v. CLS バンク インターナショナル573 US 208 (2014) において、最高裁判所は2段階の枠組みを定めた。まず、請求項が抽象的なアイデア(または自然法則もしくは自然現象)を対象としているかどうかを問う。そうであれば、そのアイデアを超えた「発明の概念」を追加しているかどうかを問う。一般的なコンピュータ実装では不十分である。大量出願者が主張する多くのソフトウェア特許やビジネス方法特許は、この点で脆弱である。

 

反撃してもいいですか?

はい。関与することと、裁判まで争うことは同じではありません。いくつかの手段が利用可能です。

  1. 信頼できる早期回答書。特許を侵害していない理由、あるいは特定された先行技術に基づいて特許が無効である理由を具体的に説明した、十分な根拠に基づいた回答書は、議論の流れを変えます。これは、あなたが特許請求の範囲を読み、防御する準備ができていることを示すものであり、「容易な和解」の選択肢から外れることができます。戦う企業としての評判を築くことも有効です。非実施主体(NPE)は、迅速かつ静かな和解を好み、潜在的な防御策が記録に残ることを嫌います。
  2. PTABにおける当事者間レビュー(IPR)。IPRは、米国特許商標庁の特許審判部(PTAB)で行われる、特許の有効性を争う手続きです。一般的に、地方裁判所での有効性争いよりも迅速かつ低コストで済みます。重要なタイミングに関する規則が2つあります。IPRは、特許および印刷物に基づく先行技術の根拠に限定され(35 USC § 311)、侵害訴訟の訴状が送達されてから1年以内に申し立てを行う必要があります(35 USC § 315(b))。この1年間の期限は厳格であるため、IPRの決定は早期に行う必要があります。
  3. 一方的再審査。2025年以降、裁量による拒絶が大幅に増加したため、IPRを申し立てるかどうかの選択はより複雑になっています。最新のガイダンスについては、特許訴訟弁護士にお問い合わせください。IPRがうまくいかない場合は、米国特許商標庁(USPTO)の別の異議申し立てメカニズムである一方的再審査の方が適しているかもしれません。
  4. 特許付与後審査(PGR)。最近発行された特許の場合、PGRは§101や明細書の記載内容の不備など、より広範な有効性に関する異議申し立てを可能にしますが、その期間は限られています。PGRの申し立ては、特許付与後9ヶ月以内に行わなければなりません(35 USC §321)。ほとんどの特許については、この期間はすでに過ぎているため、IPRの方が一般的な手段となっています。
  5. 訴訟における申し立て。特許および請求項の内容によっては、却下申し立て、§101に基づく適格性に関する申し立て、または非侵害もしくは無効の略式判決によって、裁判前に訴訟が解決される場合がある。
  6. § 285に基づく費用負担の転嫁。「例外的な」場合、裁判所は敗訴した側に勝訴した側の弁護士費用を支払うよう命じることができる(35 USC § 285)。 Octane Fitness, LLC 対 ICON Health & Fitness, Inc.、572 US 545 (2014)、私が地方裁判所訴訟弁護士を務めた事件。 オクタン、 最高裁判所は全員一致で、例外的な訴訟とは、当事者の主張の弱さ、あるいは訴訟の進め方の不合理さのいずれかにおいて「他の訴訟とは際立っている」訴訟であるとの判決を下した。最高裁は立証責任を証拠の優越にまで引き下げた。これは、根拠が弱く、大量の主張に直面する被告にとって重要である。根拠のない主張を繰り返す原告は弁護士費用を請求される可能性があり、その記録の作成は初日から始まる。

 

早期に介入することで、和解金額が変わるのはなぜですか?

NPE(非実施主体)の優位性は、あなたのコストと遅延にあるからです。先行技術の特定、IPR(特許無効審判)の準備、または§101に基づく申立ての準備などによって防御をより安価かつ迅速に行えるようにすれば、請求額の前提を覆すことができます。静かな和解を期待する出願者は、相手方が戦う準備が整い、費用負担の転嫁に関する説得力のある主張ができるようになった時点で、再評価を行う傾向があります。早期に関与することで必ずしも請求額が安くなるわけではありませんが、待つよりも常に多くの選択肢が得られます。

 

この件に関して、弁護士とはどのように連携していくべきでしょうか?

最も効率的なアプローチは、戦略を一元管理することです。当事務所では、特許、商標、紛争を単一の関係を通じて処理します。特許の有効性やクレーム範囲に関する疑問が生じた際には、ハーネス社の特許出願専門家が対応し、訴訟担当弁護士が地方裁判所、特許審判部(PTAB)、または国際貿易委員会(ITC)への対応を主導します。目標は、選択肢が最も多い段階で、早期に連携のとれた計画を策定することです。