カナダ企業は米国で特許侵害で訴えられるのか？知っておくべきこと
もしあなたの会社がカナダ、あるいは米国以外の国に拠点を置いていて、米国の裁判所で特許侵害で訴えられたり、要求書を受け取ったり、米国国際貿易委員会での手続きで名前を挙げられたりした場合、このページでは私たちがよく受ける質問にお答えします。
「私たちはカナダの会社です。アメリカで特許侵害で訴えられる可能性はあるのでしょうか？」
はい。米国市場において、直接または販売代理店、再販業者、オンラインマーケットプレイスを通じて、製品やサービスを販売、出荷、輸入、提供する場合、米国裁判所は一般的に、それらの米国での活動に関連する侵害行為について管轄権を行使することができます。本社が海外にあるからといって、訴訟の対象外になるわけではありません。
「彼らはどこで私たちを訴えることができるのか？テキサスに引きずり込まれる可能性はあるのか？」
多くの場合、そうです。そして、これは人々を驚かせます。米国の国内企業は、2017年の最高裁判所の判決（*TC Heartland*）により、訴訟の管轄地が制限されるため、訴訟の管轄地の保護を受けています。 外国人被告人はその保護を受けられない. 長年にわたる米国法の下では、外国企業は一般的に、テキサス州のような原告に有利な地区を含め、人的管轄権が存在する連邦司法管轄区であればどこでも特許侵害で訴えられる可能性があります。つまり、米国の競合他社が避けることができる裁判地が、あなたにとっては大きな不利な場所となる可能性があるのです。
「米国の特許訴訟は、カナダでの訴訟とどう違うのですか？」
3つの大きな違い: (1) プーケットの魅力 米国ではその範囲ははるかに広く、大量の文書、電子メール、ソースコードの作成、証人尋問への対応などが求められる。（2） 費用 その発見が大きな要因となり、その値は上昇している。（3） 陪審員 損害賠償を含む多くの米国特許訴訟の判決を下す。その手続きは、ほとんどの非米国企業が予想するよりも初期段階の費用がかさむため、早期の戦略が重要となる。
「ITCって何ですか？なぜ輸入が阻止される可能性があると言われたのですか？」
米国国際貿易委員会（ITC）は、地方裁判所とは別の機関です。第337条に基づき、特許権者はITCに輸入製品の調査と特許権侵害通知の発行を依頼することができます。 排除命令 これは、米国税関に対し、国境で貴社の商品を差し止めるよう指示するものです。ITC（国際貿易委員会）の手続きは迅速（通常16～18ヶ月）で、金銭的な損害賠償は認められず、その救済措置（貴社製品の米国への輸入差し止め）は、損害賠償訴訟よりも脅威となる可能性があります。外国の製造業者はITCの標的となることが多く、地方裁判所での訴訟と並行して進められることもあります。
「訴訟で弁護するだけでなく、特許そのものに異議を申し立てることはできますか？」
Yes. 当事者間審査（知的財産権） (NAIST) と 一方的な再審査 これは、米国特許庁（USPTO）で行われる手続きであり、相手方に対して主張されている特許の有効性を争うことができるもので、国内外を問わず、どの当事者でも利用可能です。地方裁判所での本格的な有効性訴訟よりも迅速かつ費用を抑えることができ、USPTOでの異議申し立てが認められれば紛争を終結させることができます。タイミングと戦略が重要であり、現在の状況も影響します。特許庁は裁量的な理由でIPR申立てを却下するケースが増えているため、申請時期とアプローチについては、米国の弁護士と慎重に計画を立てる必要があります。再審査にも、慎重に検討すべき戦略的な課題があります。
「我々は実際に何に晒されているのか？金銭的な損失か、差し止め命令か、それとも両方か？」
考えられることはいくつかあります。 金銭的損害賠償 （妥当なロイヤリティまたは逸失利益）、 永久差し止め または、米国での販売を停止するITC排除命令、そして、侵害が故意であると判断された場合は、賠償額の最大3倍の損害賠償が課される。「例外的な」ケースでは、裁判所は35 USC § 285に基づき、敗訴側に弁護士費用を転嫁することもできる（最高裁判所は、ハーネスIP事件として知られる§ 285の法律を変更した）。 オクタンフィットネス).
「彼らはカナダで我々に奉仕してくれた。我々はそれに応じる必要があるのか？」
ほぼ間違いなくそうです。そして、ためらってはいけません。外国企業への訴状送達は通常、ハーグ送達条約に基づいて行われます。適切に送達された米国訴訟を無視すると、欠席判決を受けるリスクがあり、原告は米国内の資産、米国子会社、または米国での販売能力に対してその判決を執行しようとする可能性があります。期限はすぐに過ぎます。まず最初にすべきことは、回答期限前に米国の弁護士に依頼することです。
「もしアメリカで敗訴した場合、カナダで訴訟を起こされる可能性はあるのだろうか？」
米国における金銭判決は、まず米国内の資産または米国に拠点を置く子会社に対して執行されます。カナダにおける米国判決の執行は、独自の要件を伴う別の法的プロセスであり、自動的に行われるものではありません。特に米国で事業、顧客、売掛金、または在庫を抱えている場合は、国境を盾にすべきではありません。
「当社の製品は基本的に競合他社の製品と同じです。これは特許侵害にあたるのでしょうか？」
必ずしもそうとは限りません。特許侵害の判断基準は、特許文書の末尾にある番号付きの法的定義、つまり特許請求の範囲の具体的な内容であり、2つの製品の外観や機能が類似しているかどうかではありません。適切な分析では、自社製品を各特許請求の範囲の要素と比較します。多くの強力な抗弁（非侵害、特許無効、先行技術）は、特許請求の範囲を自社製品と特許の履歴と照らし合わせて初めて明らかになるものです。
「要求書は届きましたが、まだ訴訟は起こされていません。どうすればいいでしょうか？」
真剣に受け止めるべきですが、パニックになったり無視したりしてはいけません。要求書は、ライセンス契約や訴訟における最初の動きとなることがよくあります。初期段階では、関連文書を保存し、不利になる可能性のある非公式な回答を避け、交渉前に実際のリスクを理解するために、特許の実施可能性と有効性に関する調査を受けることが重要です。場合によっては、特許に対して積極的に異議を申し立てるのが最善の対応策となることもあります。また、静かに、かつ十分な根拠に基づいた非侵害の立場を主張するのが最善策となる場合もあります。
「アメリカの弁護士が必要でしょうか、それともカナダの法律事務所で対応可能でしょうか？」
米国特許訴訟および米国特許商標庁（USPTO）の手続きには、関連する法域で弁護士資格を有する米国人弁護士が必要です。最も効率的な方法は、通常、既存のカナダ人弁護士または社内チームが、地方裁判所、国際貿易委員会（ITC）、またはUSPTOにおける戦略を担う米国特許訴訟専門法律事務所と連携することです。米国以外の企業が注意すべき点として、米国の弁護士・依頼者間の秘匿特権に関する規則はカナダのものとは異なるため、社内コミュニケーションや特許代理人からの助言の取り扱いについては、最初から適切に管理する必要があります。
「最初の2週間は何をすべきでしょうか？」
- 締め切りをカレンダーに記入する ―米国は早急に対応すべきであり、対応を怠れば大きな損失を被るだろう。
- 文書を保存する 訴訟保留命令を発令する。関連資料を削除すると、米国における訴訟においてそれ自体が問題となる。
- 米国弁護士に読んでもらう 管轄権、裁判地、特許の有効性、そして米国特許商標庁（USPTO）の異議申し立てや国際貿易委員会（ITC）の視点が状況を変えるかどうかなど。
- 外にはほとんど何も言わない 自分の立場を理解するまで。
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国境を越えた案件に関して米国の弁護士と協力する
当社は、米国特許訴訟、ITCセクション337調査、米国特許商標庁（USPTO）への異議申し立てにおいて、カナダ企業を含む米国以外の企業を定期的に代理し、クライアントの本国弁護士と連携して業務を行っています。貴社が米国特許紛争に直面している場合、戦略を早期に策定すればするほど、選択肢が増えます。
マシュー・L・カトラー（マット・カトラー）、ハーネスIP代表。特許訴訟、ITC（国際貿易委員会）、当事者間審査、および一方的再審査を専門とする。