知っておくべき連邦巡回控訴裁判所の特許訴訟5件
米国連邦巡回控訴裁判所（以下、連邦巡回控訴裁判所）は、1982年10月1日に米国憲法第3条に基づき設立された控訴裁判所です。連邦巡回控訴裁判所は、米国関税特許控訴裁判所と米国請求裁判所控訴部が統合して設立されました。弁理士なら誰もが知っておくべき最高裁判例が数多くありますが、連邦巡回控訴裁判所も、重要かつ多様な特許問題を判断する多くの判決を下しています。ここで取り上げる5つの判例は、意匠特許の自明性の分析から、審査過程における権利放棄を構成する記述に至るまで、特許に関する幅広いテーマを網羅しています。
1) セイラー対ヴィダル事件、43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022)
発明できるのは人間だけであり、人工知能ではない
バージニア州東部地区連邦巡回控訴裁判所は、人工知能（AI）は特許の発明者にはなり得ないとの判決を下しました。スティーブン・セイラー氏は、米国特許商標庁（USPTO）に提出した特許出願において、発明者として人間を記載せず、「人工知能によって生成された」と記載しました。控訴における唯一の争点は、AIソフトウェアが特許出願の発明者となり得るかどうかでした。連邦巡回控訴裁判所は、特許法は発明者は個人であると明示的に規定していると判断しました。連邦巡回控訴裁判所は、「個人」という用語を人間または人格と解釈しました。したがって、AIはUSPTOにおける特許出願の発明者にはなり得ません。
2) Star Tech. Int'l Ltd. 対 Latham Pool Prods.、No. 2023-2138、2025 US App. LEXIS 9755（連邦巡回控訴裁判所、2025年4月24日）
自明性のテストは意匠発明と実用発明で同じである
USPTO特許審判部（PTAB）によるこの控訴は、意匠特許の審査において自明性を評価するためにこれまで用いられてきたローゼン＝ダーリングテストを否定するものである。ローゼン＝ダーリングテストでは、主引用文献が異議申立意匠と「基本的に同一」であること、また、副引用文献が主引用文献と「非常に関連」しており、一方の特徴が他方の特許におけるそれらの特徴の適用を示唆していることが要件とされていた。連邦巡回控訴裁判所は、意匠特許の特許要件は実用特許の要件と整合させるべきであると判断した。したがって、実用特許におけるグラハムの4つの要素から成る自明性テストは、 KSR International Co. 対 Teleflex Inc.、550 US 398、127 S. Ct. 1727、167 L. Ed. 2d 705（2007）は、現在、意匠特許の検討に採用されています。
3) Recentive Analytics, Inc. 対 Fox Corp.、134 F.4th 1205 (Fed. Cir. 2025)
新しいデータ環境における機械学習の使用は抽象的な概念である
デラウェア州連邦地方裁判所からのこの控訴は、連邦巡回裁判所が35 USC § 101の適格要件を議論した多くの判例の一つである。連邦巡回裁判所は、 アリス コープ v. CLS バンク インターナショナル、573 US 208 (2014) において、反復学習と動的調整は機械学習に固有のものであり、米国特許法第101条に基づく特許適格性を付与する技術的改良には当たらないと判断されました。この2段階テストでは、まず特許請求項が自然法則、自然現象、または抽象的概念のいずれかの特許不適格概念を対象としているかどうかを判断する必要があります。請求項が特許不適格概念を対象としている場合、次に請求項を分析し、請求項が特許不適格概念を大幅に超える発明概念を有するかどうかを判断する必要があります。本件の特許請求項は、イベントスケジューリングとネットワークマップの作成のデータ環境への機械学習の利用について記述しています。しかし、請求項には機械学習技術の改良に関する記述はありません。そのため、連邦巡回控訴裁判所は2段階テストを適用し、確立された機械学習手法を新しいデータ環境に適用するだけの請求項は、大幅に超える抽象的概念であるため特許不適格と判断しました。
4) Ariad Pharms., Inc. 対 Eli Lilly & Co.、598 F.3d 1336（連邦巡回控訴裁判所 2010年）
書面による説明と有効化は独立した要件です
マサチューセッツ州連邦地方裁判所からのこの控訴は、米国特許法第35編第112条に明細書の記載要件と実施可能要件の両方が含まれていることを再確認した。下級裁判所は、問題の特許は有効かつ侵害であると認定した。この判決は連邦巡回控訴裁判所の合議体によって破棄され、本件でも支持された。 大法廷 判決。連邦巡回控訴裁判所は、米国特許法第112条には実施可能要件とは別に明細書の記載要件が含まれていると規定した先の判決を支持した。特に、明細書の記載要件は、出願日時点で発明者が特許請求の範囲に記載された発明を所有していたことが開示によって当業者に合理的に伝わる場合に満たされる。また、発明は米国特許法第112条に基づき十分に実施可能である必要がある。本件において、問題となっている特許は明細書の記載が不足しているため無効とされた。
5) Aylus Networks社対Apple社、856 F.3d 1353、1355 (Fed. Cir. 2017)
知的財産権において審査官の権利放棄が発生する可能性がある
米国北カリフォルニア地区連邦地方裁判所からの本控訴は、特許権者がインターパティーズレビュー（IPR）手続中に行った陳述は、クレーム解釈における審査過程における権利放棄の認定を裏付ける根拠として依拠できると判示した。審査過程における権利放棄は、発明者が審査過程において発明を限定し、クレームの範囲を本来よりも狭くした場合に生じる。本件において、特許権者はIPR手続中に特許クレームに関する陳述を行った後、IPR中の陳述は審査過程における権利放棄の認定を裏付ける根拠として依拠できないと主張した。本件以前には、審査過程における権利放棄は、特許発行前だけでなく、発行後の再審査手続における陳述にも適用されることが確立されていた。本件において、連邦巡回控訴裁判所は、特許クレームについて、特許性維持のために一方の主張を、潜在的侵害者に対する権利行使のために別の主張をすることがないように、IPR中の陳述も審査過程における権利放棄の対象となると判断した。したがって、IPR手続きにおける特許権者の発言は、審査中の権利放棄の根拠として信頼することができ、結果として非侵害の略式判決が下されました。