実現可能性、予測、そしてクレーム戦略：アジレント社買収後のバイオテクノロジー特許のドラフトを再考する
35 USC § 102 に基づく先行技術の証明のためには、先行技術文献は請求された発明のすべての要素を開示する必要があり、そのような開示は実現可能でなければなりません。 最近の連邦巡回裁判所の判決では、 Agilent Technologies, Inc. 対 Synthego Corp.、第2023-2186号、第2023-2187号（連邦巡回控訴裁判所、2025年6月11日）は、第102条に基づく先行発明の実施可能性要件が、 アムジェン社対サノフィ、598 US 594 (2023)は、35 USC § 112に基づく実施可能性を満たすために完全な範囲のサポートを要求しています。連邦巡回控訴裁判所は、参照文献が現実世界で機能しない場合でも、当業者が過度の実験なしに発明を再現するのに十分な内容を教示している限り、参照文献は先行技術を予測できると判決しました。
アジレント対シンセゴ CRISPR遺伝子編集技術に関する特許訴訟が係属していました。Agilent社はCRISPR遺伝子編集に用いられる化学修飾gRNAに関する特許を保有しており、Synthego社は特許審判部（PTAB）において当該特許の有効性に異議を申し立てました。PTABはAgilent社の主張を全て無効と判断し、Agilent社は控訴し、引用された先行技術は特許の実施を可能にするものではないと主張しました。
連邦巡回控訴裁判所はPTABの判決を支持した。裁判所は、引用された特許出願は、特許法第102条に基づく開示要件を満たすためには、主張された請求項の単一の実施形態を可能にするだけでよいため、先行技術文献として適格であると判断した。裁判所は、 アムジェン 2つの理由がある。まず、 アムジェン 112条に基づく実施可能性について検討したのであって、102条に基づく先行技術の実施可能性については検討していない。 アムジェン最先端の技術と引用文献を組み合わせることで、過度の実験を避けるための十分な指針が得られました。したがって、 アムジェン この基準は、§ 102 に基づく先行には適用されません。
練習のヒント:
- 新しい特許出願を準備する際には、限定的または予測的な例で先行技術を軽視しないでください。 §102に基づく実施可能要件は比較的低く、例えば、予言的な実施例であっても十分な場合があります。単一の予言的な実施形態は、請求項に係る発明を実施する一つの方法を可能にする場合、先行技術として認められます。したがって、新規特許出願の請求項を作成する際には、先行技術における予言的な実施例を慎重に検討する必要があります。
- 防御戦略として、特許出願には実際の例と予測例の両方を含めます。 巧みに練られた予言的実施例は、開示内容を強化することと、競合他社の出願に対して有効な先行技術として認められる可能性という2つの目的を果たすことができます。競合他社がクレームを回避する設計を行うのを防ぐため、新規特許出願には様々な予言的実施例を含めるべきです。これらの実施例は防御的な価値を持つだけでなく、実施例や実験データは、発明がその全範囲にわたって実施可能であることを実証することにより、特許法第112条に基づく実施可能性を強化します。