継続特許出願において、より広範な請求項を放棄しないでください
「継続出願」は、特許出願人がよく用いる手法です。つまり、特許出願の許可を得た後、出願人は当初の開示に基づいて、追加またはより広範なクレーム範囲の取得を試みる継続出願を提出します。多くの場合、出願人は最初の出願で許可されたクレームをそのまま使用し、その後、より広範なクレーム範囲を求めて継続出願を提出しようとします。しかし、出願人は継続クレームを作成する際に潜在的な落とし穴に注意する必要があります。特に、先の出願で「権利放棄」された主題を継続出願で提出すると、継続クレームが無効になる可能性があり、出願人が不公正行為訴訟の対象となる可能性もあります。
請求の範囲はどのように放棄されますか?
クレームの範囲は、通常、議論または修正によって放棄されます。 Traxcell Techs., LLC対Nokia Sols. & Networks Oy事件を参照, 15 F.4th 1136, 1146 (Fed. Cir. 2021)。例えば、審査官が引用した先行技術を克服するためにクレームが補正された場合、補正前のクレーム範囲は通常、権利放棄されたとみなされます。さらに、審査中に引用技術を克服するための反論が提出された場合、反論されたクレーム文言の解釈は権利放棄されたとみなされる可能性があります。
免責事項を克服するには?
クレームの範囲が放棄されていることが明らかな場合、最善の策は、後続の出願において放棄された主題を再度クレームしようとしないことです。これにより、特許ファミリーのすべてのメンバーの一貫性が確保され、放棄に関連する議論に対して堅牢性が確保されます。しかし、出願人が以前の放棄を克服しようと試みる場合、すべてが失われるわけではありません。以前の放棄は、放棄を取り消すことで克服できる可能性があります。例えば、連邦巡回控訴裁判所は、継続出願の審査経過が「以前の放棄、およびそれによって回避された先行技術を再検討する必要がある可能性があることを審査官に十分に通知できる」場合、クレームの範囲を再び捕捉できる可能性があると判示しました。 ハキム対キャノン・アヴェント・グループPLC、479 F.3d 1313、1318（Fed。Cir.2007）。
したがって、以前のディスクレーマーを効果的に取り消す一つの方法は、USPTOに提出する書類において、以前の審査または出願における制限事項またはディスクレーマーを係属中の請求項に読み込まないことを明示的に記載することです。有利なことに、継続出願におけるオフィスアクションへの回答として提出され、ディスクレーマーの有効な取り消しとみなされた、次のような模範的な文言が利用可能です。「請求項の文言に関する制限事項または審査上のディスクレーマーは、以前の審査、請求項の以前のバージョン、または先行特許の請求項に読み込んではならず、PTOがそうする旨の声明を出さない限り、そのような読み込まないものとみなされます。」 Luv N' Care Ltd.対Jackel Int'l Ltd.、115 F. Supp. 3d 808, 819（ED Tex. 2015）。
契約の解除がない場合は、不公平な行為につながる可能性がありますか?
上記のような明確化文言を記載せずに、放棄されたクレームの範囲の取得を求めることには、重要な欠点があります。それは、不公正行為の抗弁に訴えられる可能性があることです。具体的には、連邦巡回控訴裁判所は、関連特許出願におけるクレーム拒絶を含むオフィスアクションを開示しなかった場合、不公正行為の認定につながる可能性があると判示しています。 マッケソン・インフォ・ソリューションズ対ブリッジ・メディカル、487 F.3d 897, 913 (Fed. Cir. 2007)。 マッケソン この記事で議論されている免責事項の状況にまで及ぶと判断されました。 ワイエス対ウォックハート社、No. CV 07-5166 JVS (ANx)、2008 US Dist. LEXIS 126736、*6-7頁（CD Cal. 2008年5月29日）。特に、 ワイエス 出願人は、先行技術として先行技術を開示していたものの、当該関連出願の審査過程において同一または実質的に同一の請求項が拒絶されたことを開示していなかった。裁判所は、出願人に対する不公正行為の訴えを棄却せず、先の拒絶理由の開示が欠如していることを理由に、救済を求めることは妥当であると判断した。ただし、この見解は普遍的なものではないことに注意が必要である。他の地方裁判所は、先の拒絶理由の開示が欠如していることを理由に不公正行為を認定することはできないと判断している。 Color Kinetics Inc. v. Tir Sys. を参照。、No. 03-CV-12491-MEL、2007 US Dist. LEXIS 107666、6-7頁（D. Mass. 2007年2月8日）（「したがって、CKは、親出願にすでに記載されている情報は追加開示を必要とする重要な情報であることを示す必要がないため、開示義務を怠ったわけではない。」）。
まとめ
継続出願のクレーム作成における最初のステップは、過去に権利放棄したクレームの範囲も含め、潜在的な保護範囲を理解することです。過去に権利放棄した範囲を引き続き適用する場合は、審査経過において権利放棄の取消しが明確に記載されていなければなりません。
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