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米国におけるミーンズ・プラス・ファンクションクレームの解釈について外国[および米国]の特許実務家が知っておくべきこと – 35 USC § 112(f) の理解

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イントロダクション

誰もが見たことがあるでしょう。特許弁護士は言葉を作るのが大好きです。例えば、パイプ、ホース、チューブといった名称をクレームする代わりに、「流体供給システム」や「流体導管」といった名称で特許クレームを作成します。 

なぜ私たちはそうするのでしょうか？それは、クライアントのために可能な限り広範な特許保護を確保することが私たちの仕事だからです。しかし、こうした巧妙な試みは裏目に出て、権利行使時にクレームの範囲が不明確になる結果を招く可能性があります。なぜなら、こうした架空の用語は、しばしば米国特許法第35編第112条(f)に基づく手段プラス機能クレームの解釈が適用されるという主張を招くからです。このような主張（訴訟中に被疑侵害者が主張することが多い）が認められた場合、一見広範囲に見えるクレームは、明細書（および図面）に記載されている例と「既知の同等物」に限定されます。

法令

35 USC §112(f)は、特定のクレーム作成ツール／手法を成文化している点で比較的独特です。本質的には、この法律は、機能的言語のみを用いてクレームを作成することが認められていることを示す議会の見解ですが、その場合、クレームの限定は特許明細書に記載された構造と既知の同等物のみに適用されることに注意してください。  

(f) 組み合わせのクレームの要素。

組み合わせの請求項における要素は、その機能をサポートする構造、材料、または行為を記載することなく、特定の機能を実行する手段またはステップとして表現される場合があり、そのような請求項は、明細書に記載された対応する構造、材料、または行為、およびそれらの均等物をカバーするものと解釈されるものとする。

35 USC §112(f)

興味深いことに、特許法の他の条項では、議会が他のクレーム作成手法を認可したとは見られません。 

手段プラス機能の主張の最も簡単な例は、次の形式に従います。

            「[機能を挿入、例：水の輸送]のための手段」

上記の例では、「水を輸送する」というクレームされた機能は、パイプ、ホース、チューブ、またはその他の構造に加えて、バケツのようなものによって実行される可能性があることに注意することが重要です。 

これは比較的簡単に思えるかもしれませんが、法的に認められたクレーム作成ツールとして始まったものが、不注意な人にとっては罠になっています。なぜなら、特許実務家が、手段プラス機能クレーム制限を作成する意図がなかったとしても、うっかり 35 USC § 112(f) をトリガーしてしまう可能性があるからです。

 

どのようにしてここに至ったのか？ ― ウィリアムソン事件

10 年前には、手段プラス機能クレームの解釈をいつ適用するかに関して不確実性はそれほど高くありませんでした。なぜなら、「～のための手段」または「～のためのステップ」という語句を使用したクレームは 35 USC §112(f) (当時は AIA 以前の 35 USC §112、¶6) を適用し、それらの語句が含まれないクレームは適用しないという強い推定が存在していたからです。  詳細はこちら： グリーンバーグ対エチコン・エンドサージェリー社 91 F.3d 1580, 1583 (Fed. Cir. 1996)。この法則は、議会が特許法35編第112条(f)を成文化し、実務家にこのクレーム作成ツールを使用するか否かの選択肢（すなわち、選択権）を与えたことを考えると、非常に理にかなっています。

2015年に連邦巡回控訴裁判所が ウィリアムソン対Citrix Online LLC, 792 F.3d 1339, 1347 (Fed. Cir. 2015)は、クレームにおいて「〜のための手段」「〜のためのステップ」という語句が用いられた場合、合衆国法典第35編第112条(f)が適用されるという強い推定を覆した。推定は、その後も依然として適用される。 ウィリアムソンしかし、それはもはや強力な推定ではなく、§112(f)の適用は、クレームが「手段」という語の代わりに「一時的な単語」（つまり、構造のない一般的な用語）を使用しているかどうかという、かなり主観的な判断にかかっています。 ウィリアムソン 判例自体が例を挙げて、「メカニズム」「要素」「デバイス」などの一般的な用語は、§112(f)の適用対象となる一時的な単語であると説明しています。  Id。 1350で。 

特許審査手続マニュアル（MPEP）には、次のような非構造的汎用プレースホルダーの例がさらに記載されています。 35 USC 112(f): 「機構」、「モジュール」、「装置」、「ユニット」、「構成要素」、「要素」、「部材」、「装置」、「機械」または「システム」。MPEP 2181; 引用 ウェルカー・ベアリング社対PHD社 550 F.3d 1090, 1096, 89 USPQ2d 1289, 1293-94（連邦巡回控訴裁判所 2008年） マサチューセッツ工科大学対アバカス・ソフトウェア 462 F.3d 1344, 1354, 80 USPQ2d 1225, 1228（連邦巡回控訴裁判所 2006年） パーソナライズされたメディア、 161 F.3d 704、48 USPQ2d 1886–87; マス・ハミルトン・グループ対ラガード社、 156 F.3d 1206, 1214-1215, 48 USPQ2d 1010, 1017 (Fed. Cir. 1998)。しかし、このリストは網羅的なものではなく、米国の裁判所によって一貫性なく適用されていることが証明されています。例えば、以下の表は、同一または類似のクレーム用語が、裁判所によって事件ごとにどのように異なって扱われてきたかを示しています。

112f 記事要約 | 知的財産法律事務所 | Harness IP

最終的に、特定の用語が§112(f)に該当するかどうかの判断は、「クレームの文言が、当該技術分野における通常の知識を有する者にとって、構造の名称として十分に明確な手段を有するものと理解されるかどうか」に帰着する。  ウィリアムソン、792 F.3d 1348頁。したがって、地方裁判所の訴訟では、専門家の証人の陳述書や証言がこの決定に大きな役割を果たす可能性があります。

このスペクトルのもう一方の端には、構造を暗示し、明らかに第112条(f)の適用対象とならない用語があります。例としては、「クランプ」「容器」「ロック」などが挙げられます。  Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc. を参照。, 91 F.3d 1580, 1583 (Fed. Cir. 1996)。実務的な観点から注目すべきは、§112(f)が適用されると判断した用語が、通常、特許弁護士が出願書類を作成する際に作り上げた用語のように聞こえることである。 グリーンバーグ 日常会話やエンジニアの間で使用されています。  したがって、特許実務家にとって重要なことは、特許出願で使用される用語が、特許実務家が作った名前ではなく、発明者/業界が特定のコンポーネントを呼ぶ名前と一致していれば、多くの §112(f) の問題を回避できるということです。

すべきこと、すべきでないこと – 実例

冒頭で示した例に戻りましょう。あなたのクライアントが消防車メーカーで、消防車の伸縮式はしごの先端に初めて放水砲を設置したとします。クライアントの消防車では、コルゲートホースを通して放水砲に水が供給されており、これが明細書に記載された内容です。クレームを作成する際、発明をコルゲートホースに限定したくありません。そこで、「流体供給システム」という用語を考案し、以下のクレームを作成します。

  1. 以下のものを備えた消防車:

車体。

車体に枢動連結されたはしご。

はしごの先端に取り付けられた放水砲と、

放水砲に水を供給するための流体供給システム。

このクレームは多くの人にとって受け入れやすいように思えるかもしれませんが、最後の限定により、このクレームは米国特許法第112条(f)に基づくミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの解釈のリスクにさらされます。上記のクレームには「means」という語は含まれていませんが、裁判所と米国特許庁は「system」をノンスワードとして扱い、「means」という語と同義としています。  詳細はこちら： MPEP 2181; DYFAN, LLC 対 Target Corp., 28 F. 4th 1360, 1370 (Fed. Cir. 2022)。さらに、「system for」の前後の語句は、構造ではなく機能について述べている。

§112(f) が適用されると判断された場合、一見広範囲に及ぶ請求項は、明細書に記載された波形ホースおよびその同等物を通じて放水砲に水を供給する実施形態に限定され、明細書に記載されていない場合には伸縮式パイプ構造などの他のオプションがカバーされる場合とされない場合があります。

最後の制限を「放水砲に水を供給するための流体導管」と記述すれば、より適切な記述となり、第112条(f)が適用されるリスクは低くなります。特に、 TEK Global SRL v. シーラント システムズ インターナショナル, 920 F. 3d 777, 787 (Fed. Cir. 2019)において、連邦巡回控訴裁判所は、「導管」という語句は、§112(f)に基づく手段プラス機能クレームの解釈を回避するのに十分な構造を示唆していると判断しました。しかし、クレーム用語を作成するたびに最新の判例を調べたくない場合は、より良い方法があります。

§112(f)に基づく手段プラス機能クレームの解釈を回避するための実践的なヒント

  1. 次のような一時的な単語は避けてください: 「～のメカニズム」、「～のモジュール」、「～のデバイス」、「～のユニット」、「～のコンポーネント」、「～の要素」、「～のメンバー」、「～の装置」、「～のマシン」、「～のシステム」
  2. 発明者に、業界が特定のコンポーネントをどのように呼んでいるか、またどのように使用しているかを尋ねます。 それ クレーム要素に名前を付ける際の用語
  3. 要素名と関数型言語の間の接続詞として「for」という単語を使用しないようにします。
  4. クレーム要素を説明する際に純粋に機能的な言語の使用を避ける（つまり、クレームの各段落は、単に何かが何をするかを説明する以上のことをする必要がある）
  5. クレーム要素を導入した直後に構造言語を含めます（つまり、要素の外観、要素の接続先、そのコンポーネント、および/または位置について説明します）。
  6. 疑問がある場合は、問題となっている制限のさまざまなバリエーションを記載した複数の独立した請求項を作成します。

したがって、これをすべてまとめると、この例のクレームの最後の制限を作成するためのより良い方法は、次のように主張することです。

「水源に接続された入口端と放水砲に接続された出口端との間に延びる流体導管。」

OR

「給水経路を定義するために放水砲に接続されたパイプ、ホース、またはチューブ。」

OR

「放水砲には、パイプ、ホース、またはチューブと流体連通して接続された入口がある。」

上記の例はすべて、§112(f)に基づく手段プラス機能クレームの解釈を回避しながら、この例の波形ホースや伸縮パイプ構造を含む広範囲の構造を依然としてカバーしています。

 

 

 

 

 

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