IDSで引用されている共同所有だが無関係な出願は、クレームの意味を示唆するものではない

In マルバーン・パナリティカル社対TAインスツルメンツ・ウォーターズLLC, [2022-1439] （2023年11月1日）、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が「ピペットガイド機構」の解釈を誤ったため、米国特許第8,827,549号（以下「'549特許」）および第8,449,175号の非侵害の合意判決を取り消し、更なる審理のために差し戻しました。これらの特許はいずれも、2つの化合物間の化学反応中に吸収または放出されるエネルギー量を測定する機械であるマイクロカロリメータを開示しています。

マルバーン社とウォーターズ社は、「ピペットガイド機構」という用語が手動ガイド機構のみを包含するのか（ウォーターズ社の立場）、それとも手動と自動の両方のガイド機構を包含するのか（マルバーン社の立場）について争った。連邦巡回控訴裁判所は、「ピペットガイド機構」とはピペットアセンブリを手動または自動でガイドする機構を意味するというマルバーン社の主張に同意した。

連邦巡回控訴裁判所は、クレームの文言から、「ピペットガイド機構」は平易かつ一般的な意味、すなわちピペットアセンブリをガイドする機構であると結論付けました。この用語は、「ピペット」、「ガイド」、「機構」という語句を個別に解釈することが適切です。クレーム中の個々の語句を見ると、「ピペットガイド機構」はピペットをガイドする機構であるという意味が直ちに明らかになります。クレームの文言には、「ピペットガイド機構」が手動式のみであることを示唆するような限定は含まれていません。むしろ、広範なクレームの文言は、「ピペットガイド機構」が手動式と自動式の両方の実施形態を包含するという結論を裏付けています。

明細書は、「ピペットガイド機構」のより広範な理解を裏付けており、ガイド機構の2つの実施形態が開示されている。第1の実施形態は、ガイド溝によって許容される場合にのみガイドロッドを介して移動可能なガイドアームである。第2の実施形態は、同軸ガイドスリーブによって許容される場合にのみ移動可能なガイドアームである。明細書には、本発明が手動ガイド機構に限定されることを示す文言はなく、「本発明は、手動ガイド機構を『有する』、『含む』、または『参照する』」と述べられておらず、また、手動ガイド機構の「利点、重要性、または本質性を表現する」ような文言も含まれていない。

地方裁判所は異なる見解を取り、「ピペット誘導機構」は造語であり、当該技術分野で一般的に理解されている意味はないとの結論を下した。この根拠に基づき、地方裁判所は「ピペット誘導機構」は「明細書の開示内容を超えて広く解釈することはできない」と結論付けた。連邦巡回控訴裁判所は、他の事件ではこの解釈原則をほとんど適用していないと述べた。地方裁判所の分析は主に、「ピペット誘導機構」が当該技術分野で広く平易かつ通常の意味を有するかどうかを扱ったものであった。しかし連邦巡回控訴裁判所は、この分析は、特許の文脈において用語がどのような平易かつ通常の意味を有するかという問題には答えておらず、これが連邦巡回控訴裁判所の分析の焦点であると述べた。連邦巡回控訴裁判所は、クレーム自体、明細書、審査経過を検討することで平易かつ通常の意味を判断すると述べた。

地方裁判所は、共同所有ではあるものの無関係な'782特許の審査経過に大きく依拠し、ガイド機構を手動の態様に限定しました。連邦巡回控訴裁判所は、特許補足審査のIDSに'782特許のオフィスアクションを単に列挙するだけでは、無関係な'175特許および'549特許における「ピペットガイド機構」の意味を理解するには不十分であると結論付けました。この根拠に基づき、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が'782特許の審査経過の記述を用いて「ピペットガイド機構」を手動のガイド機構に限定したことは誤りであると結論付けました。連邦巡回控訴裁判所は次のように述べました。

「本裁判所の判例は、内在的証拠への組み込みがない場合、関連特許またはその審査履歴が問題の特許の請求項を解釈するためにいつ利用可能かについて狭い見解を取り、家族関係のある特許とそうでない特許の間に明確な線引きをしている。」

IDSにおける参照文献の記述内容の程度は、特許を評価する際にその参照文献がどの程度有益であるかに影響します。例えば、IDSにおける参照文献の列挙は、「開示内容における参照文献が係属中の請求項の審査において重要となる可能性がある」ことを認めるに過ぎず、重要性を認めるものではありません。同様に、特許権者は、列挙された参照文献の記述内容や請求項用語の使用が、特許における当該用語の適切な解釈に影響を与えることを必ずしも認めているわけではありません。

連邦巡回控訴裁判所は、'782特許出願人が'968出願は手動ガイド機構のみを開示していると主張したにもかかわらず、審査官がこの主張を複数回明確に却下したことを指摘した。出願人が不採用となった主張を放棄したこのような状況において、連邦巡回控訴裁判所は、審査経過には審査過程における権利放棄を立証するために必要な明確性が欠けていると結論付けた。