Lite-Netics, LLC対Nu Tsai Capital, LLCの訴訟において、 [2023-1146] (2023年2月17日)、連邦巡回控訴裁判所は、Lite-Neticsの特許関連の言論に対する暫定的差止命令を取り消し、地方裁判所が裁量権を乱用したと判断した。

Lite-NeticsはHBLに対して特許侵害訴訟を提起し、顧客（一部はHBLの顧客でもある）に対し、訴訟提起前と提起後にそれぞれ2通の通知を送付し、市場における競合企業の特許侵害を指摘するとともに、Lite-Neticsが特許権を行使する意向を示しました。HBLは複数の州法上の不法行為について反訴し、そのうち2件の州法上の反訴に基づき仮差止命令および仮処分命令の申立てを行い、地方裁判所はこれを認容しました。

Lite-Neticsは、磁気式ホリデーストリングライトに関する複数の特許を保有しています。Lite-Neticsの元顧客であるHBLも、ホリデーストリングライトを販売しています。Lite-Neticsは、Lite-Neticsの磁気式ストリングライトが米国特許第7,549,779号および第8,128,264号で保護されていること、他社がLite-Neticsの特許製品を「模倣」しようとしていること、Lite-NeticsがHBLに対し、特許侵害製品の製造販売を差し止めるために特許侵害訴訟を起こしていること、そしてLite-NeticsはHBL製品を使用または再販売している既知の企業を本訴訟の共同被告として含めることを検討していることを、業界に通知しました。

地方裁判所は、（1）HBLが不法行為妨害と名誉毀損の請求で勝訴する可能性、（2）回復不能な損害の可能性を検討した。
差止命令なしにHBLに損害を与えること、(3)衡平性、(4)公共の利益。

第一の要素を検討するにあたり、裁判所は、HBLの不法行為妨害および名誉毀損請求など、特許権の移転に基づく州法上の不法行為請求は、「原告が特許権者の悪意を立証しない限り、連邦特許法によって専占される」と認めた。しかし、地方裁判所は、Lite-Neticsの侵害主張は明らかに根拠がなく、その主張は悪意に基づくものであると判断したため、HBLの州法上の不法行為請求は本件において専占されないと結論付けた。この判断に基づき、裁判所は、HBLの不法行為妨害および名誉毀損請求は勝訴する可能性が高いと判断し、仮差止命令の根拠となる実質的要件を満たさないという考慮に基づき、仮差止命令の発令が適切であると判断した。

連邦巡回控訴裁判所は、特許権者が特許侵害を主張し、訴訟の可能性について警告する善意のコミュニケーション行為については、連邦特許法が州法上の不法行為責任を優先すると判断した。したがって、連邦巡回控訴裁判所は、HBLの州法上の請求は、侵害を主張する際に「悪意」の行為が示された場合に限り、連邦法上の優先権を免れることができると述べた。侵害に関する発言に州の不法行為法を適用するための前提条件として悪意の立証を求めることは、部分的に憲法修正第一条の原則に基づいている。したがって、主張された請求が客観的に根拠がないことが立証されない限り、悪意の基準を満たすことはできず、特許侵害の主張が客観的に根拠がないのは、合理的な訴訟当事者が現実的に勝訴を期待できない場合にのみである。

Lite-Neticsは控訴審において、779特許に関する侵害主張とその両被疑製品への適用が客観的に根拠がないと地方裁判所が判断したのは誤りであると主張し、連邦巡回控訴裁判所もこれを認めた。Lite-Neticsの侵害主張の多くには客観的に合理的な根拠があったため、地方裁判所はLite-Neticsが「本案の勝訴を現実的に期待することはできなかった」と判断し、悪意を持って行動したと裁量権を濫用した。

連邦巡回控訴裁判所は、仮差止命令がLite-Neticsによる'779特許の主張に関する3つの法的結論に大きく基づいていると指摘したが、これら3つの争点すべてに関するLite-Neticsの立場は、訴訟の現段階（すなわち、完全なクレーム解釈手続きや侵害に関する専門家報告書の提出前）において、客観的に根拠がないとは示されていないと結論付けた。この結論は、クレーム解釈、審査経過禁反言、その他の問題に関する根本的な争点を最終的に解決することなく、仮差止命令を破棄することを必要とする。

Harness IPは、知的財産法専門の法律事務所として100年以上の歴史を誇ります。1921年に設立された当事務所は、現在、IAM Media社から、米国特許取得件数で世界最大規模の44社へのコンサルティング実績において第2位にランクされています。また、これらの企業を代理して最も多くの特許出願を行った実績でも第6位にランクされています。Harness IPの弁護士と知的財産専門家は、特許、商標、グローバル知的財産管理、訴訟、その他の知的財産権に関する業務に特化しています。当事務所は、ダラス都市圏、デトロイト、セントルイス、ワシントンD.C.にオフィスを構えています。 www.harnessip.com をご覧ください。