Mitek Systems, Inc. 対 United States Automobile Association、[2021-1989] (2022年5月20日)において、連邦巡回控訴裁判所は、MitekのDJ訴訟をテキサス州に移送するカリフォルニア州地方裁判所の判決を支持し、テキサス州地方裁判所によるDJ訴訟の棄却を取り消して、差し戻しました。
USAAは、米国特許番号8,699,779、9,336,517、8,977,571、および9,818,090を保有しており、いずれもモバイル機器を使用して銀行小切手を撮影し、入金のために送信する技術に関するものです。Mitekは、顧客への1000通を超える通知書の送付と、顧客1社に対する侵害訴訟の後、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所においてUSAAを相手取った確認判決訴訟を提起しました。
USAAは、規則12(b)(1)に基づき、事物管轄権の欠如を理由に却下を求めるか、または確認判決法によって地方裁判所に与えられた裁量に基づき却下するよう申し立てた。USAAは、代替案として、テキサス州東部地区への移送を求めた。カリフォルニア州の地方裁判所は、却下申し立てに対する判決を下すことなく、確認判決訴訟をテキサス州東部地区に移送するというUSAAの申し立てを認めた。事件の移送後、テキサス州の裁判所は却下申し立てを取り上げ、当事者間に訴訟内容や争いがないことを理由に却下申し立てを認めた。裁判所は、顧客訴訟も停止命令書も管轄権を裏付けるのに十分ではなく、たとえ十分であったとしても、裁判所は管轄権を否認する裁量権を行使すると判断した。
連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所の分析が不完全であり、とりわけ侵害の幇助と教唆を考慮していないと判断した。また、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所の12条(b)(1)に基づく分析において、表面的な異議と事実上の異議を区別できていないと判断した。
連邦巡回控訴裁判所は、差戻し審理において、Mitekが主張する事件または争点の立証根拠に関する地方裁判所の主な任務は、銀行のアプリケーションにおけるMitek技術の主張される役割、および侵害請求におけるMitek技術の主張される役割を確認することであると述べた。これらの中核的な判断を行い、その他の関連する論点を考慮することで、Mitekの第3条管轄権に関する最初の理論の最終的な評価のためのより包括的な根拠が得られるであろう。
Mitekの代替管轄権の根拠、すなわちUSAAがMitekの顧客に送った書簡とその後の補償要求に関して、連邦巡回控訴裁判所は地方裁判所の分析も不十分であると判断した。地方裁判所は、Mitekが訴状に添付した書簡はUSAAのライセンス顧問からのもので、訴訟を示唆するものではなく、係争特許のクレームチャートも含まれておらず、Mitekまたは特定の製品が特許を侵害していると特定するものでもなかったと指摘した。連邦巡回控訴裁判所は、ウェルズ・ファーゴ訴訟に照らして、USAAの書簡キャンペーンに関するMitekの訴状の申し立てと添付の書簡例は、書簡を受け取ったUSAAとMitekの顧客との間の論争を示すのに十分であると結論付けた。
連邦巡回控訴裁判所は、特許権者から他者への通知において、特許と他者の製品ラインを単に特定するだけでは不十分であると述べたが、本件においては「それ以上」の要素が十分にあると裁判所は述べた。連邦巡回控訴裁判所は、訴状における追加の詳細とウェルズ・ファーゴに対する顧客訴訟を鑑み、状況を総合的に判断すれば、マイテックの他の顧客がUSAAの行為をマイテックの技術の組み込みに基づく黙示的な侵害主張と合理的に解釈するのに十分な要素があると述べた。補償請求の立証についても、連邦巡回控訴裁判所は、これも満たされており、マイテックが補償義務に基づく責任をさらに認める必要はないと述べた。
差し戻し審において、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所がまずどの規則が
12(b)(1)の枠組みを適用するには、USAAがMitekの訴状における補償に関する主張に対して事実上の攻撃を行ったかどうかを判断する必要がある。USAAが事実上の攻撃を行っていないと判断された場合、裁判所は関連する補償に関する主張を綿密に分析し、それらが十分な証拠となるかどうかを判断する必要がある。USAAが事実上の攻撃を行ったと判断された場合、地方裁判所は、当事者に追加の証拠を提示する機会を与えるべきかどうか、また、訴状提出後の事象に関する問題に対処するべきかどうかを含め、訴訟手続きの進め方を決定する必要がある。
裁量による却下決定に関して、連邦巡回控訴裁判所は、裁量による却下決定が不十分な説明に基づいており、不備がなければ異なる結果になっていた可能性が高い場合、当該決定を取り消して差し戻し、再審理を求めることができると述べた。いずれにせよ、確認判決訴訟を却下するには、十分な根拠がなければならない。連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が管轄権に基づく却下の理由とは独立した理由を示しておらず、当該却下決定には様々な点で欠陥があり、無効であると判断したと述べた。連邦巡回控訴裁判所は、裁量による却下決定を取り消した。