適切なクレーム解釈は特許性の判断に不可欠である

In インテル社対クアルコム社, [2020-1828, 2020-1867]（2021年12月28日）において、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許第8,838,949号の請求項1～9および12は特許不適格ではないとする審判部の決定を取り消しました。これは、PTABが「ハードウェアバッファ」という語句の解釈を明細書に記載された実際の発明と結び付けることができなかったためです。また、連邦巡回控訴裁判所は、請求項16および17は特許不適格ではないとする審判部の決定も取り消しました。これは、審判部が、これらの請求項におけるミーンズ・プラス・ファンクションの限定を裏付けるのに十分な対応構造が明細書に存在するかどうかを自ら判断できず、それらの有効性を検討するのに十分な明確性があるかどうかを判断できなかったためです。

'949 特許は、複数のプロセッサを備えたシステムを対象としており、各プロセッサはシステム内で動作の役割を果たすために独自の「ブート コード」を実行する必要があります。

連邦巡回控訴裁判所は、クレームの文言から「ハードウェアバッファ」が意味を持つことは明らかであるものの、その意味が何であるかは不明瞭であると述べた。連邦巡回控訴裁判所は、内的証拠には定義が見出されず、その意味の判断は、内的証拠が明らかにする発明の本質、すなわち発明者が「包含しようとした」ものを理解することにかかっていると述べた。

連邦巡回控訴裁判所は、審判部がその理解に到達し明確に表現するのに十分な努力をしておらず、したがってそのクレーム解釈は不十分であると結論付けました。連邦巡回控訴裁判所は、明細書の分析を通して、「ハードウェアバッファ」とは何かについて明細書が何を教示しているのかを、関連する用語の用法と実質的な説明の両方に基づいて理解することが必要だったと説明しました。この重要な点において、審判部の分析は不十分であり、欠陥を修正する方が適切であると裁判所は述べました。

連邦巡回控訴裁判所は、審判部の解釈は完全に否定的なものであり、「一時的な」緩衝材を除外していると指摘した。連邦巡回控訴裁判所は、否定的な解釈をそれ自体禁じる規定は存在しないものの、場合によっては当該紛争を解決するのに十分な否定的な解釈が存在するものの、本件における審判部の解釈は不十分であると述べた。審判部の解釈において述べられている「一時的な緩衝材」が具体的に何を構成するのかは明確ではなかった。

請求項16および17に関して、請求項16（および従属請求項17）には、米国特許法第35編第112条(f)に規定されるミーンズ・プラス・ファンクション形式の用語が含まれていることについて争いはありません。Intelは、審判部が審理開始決定において、請求項16のミーンズ・プラス・ファンクション用語のうち2つは裏付けとなる構造が欠如しているために不明瞭であると示唆したため、審判部は、Intelの陳述は、申立人であるIntelがこれらの請求項の特許性がないことを立証する責任を果たしていないことを必然的に意味すると結論付けました。

連邦巡回控訴裁判所は、これは誤りであり、審判部が、必要な構造が明細書中に存在するかどうか、あるいは、たとえ存在しないとしても、そのような構造が存在しないことでインテルの先行技術の異議の解決が妨げられるかどうかを自ら決定しなかったため、差し戻しが必要であると判断した。

連邦巡回控訴裁判所は、今後の混乱を避けるために、審判部は、不明確性による不可能性が適用される知的財産権侵害訴訟においては、最終書面決定には不可能性の範疇に入るいかなる請求項の特許性についても判断は含まれないことを明確に記載すべきであると付け加えた。