第三者による使用は、請求者が商標を独占的に使用したかどうかに関係する。

In Galperdi, Inc. v. Galperti SRL, [2021-1011]（2021年11月12日）において、連邦巡回控訴裁判所は、2002年から2007年までのGalperti SRLによる独占使用は虚偽ではないとするTTABの判定を取り消して差し戻し、審判部はGalperti Inc.に商標に対する独自の所有権を確立することを要求したことと、第三者による商標の使用を無視したことという2つの法的誤りを犯したと判断した。

Galperti Srlは、GALPERTIの登録申請の根拠として、過去5年間における当該商標の使用が「実質的に独占的」であったことをUSPTOに伝えました。これに対し、USPTOは登録番号3411812を発行しました。

Galperti Inc. は、Galperti Srl の実質的独占使用に関する声明が虚偽であり、実際に故意であったため、登録は詐欺によって取得されたと主張し、USPTO に登録の取り消しを請願しました。

USPTOが取消請求を却下した際、連邦巡回控訴裁判所は、詐欺に該当しない事項については原判決を支持したものの、審判部による詐欺罪の却下を取り消し、当該罪の更なる検討のために審理を差し戻した。差し戻し審理において、TTABは再び取消手続きを却下した。

GALPERTIは「主に単なる姓」であるため、それ以上の記載がなければ登録できません。ランハム法第2条(e)(4)、合衆国法典第15編第1052条(e)(4)。Galperti Srlは、第2条(f)に基づき主登録簿にGALPERTIの登録を取得し、「識別性の主張が行われる日の前5年間、出願人が商標として実質的に独占的かつ継続的に使用していた」と主張しました。合衆国法典第15編第1052条(f)。

前回の控訴では、連邦巡回控訴裁判所は、ガルペルティSrlの「市場の他のプレーヤーに関する知識」だけではUSPTOへの陳述が「それ自体虚偽」であるとするには不十分であるとする審判部の結論を承認したが、審判部がその時点で判断を止めたのは誤りであると判断した。「それ自体」虚偽が存在しないからといって虚偽が存在しないとは限らないからである。

必要だったのは、ガルペルティ社がガルペルティSrlのUSPTOに対する表明の虚偽を示すものとして指摘した使用が重要なものであったか、それとも重要でなかったかについての差し戻し後の調査であった。

ガルペルティ社は控訴審において、審判部の虚偽性分析には法的に誤った前提が2つ含まれていると主張した。1つは、ガルペルティ社が問題の商標の使用（2002年から2007年）において商標権（具体的には二次的意味（すなわち、獲得した識別性））を保有していた場合にのみ、ガルペルティ・イタリア社の「実質的に独占的な使用」という主張の虚偽性を判断する上で当該使用が重要とみなされるというものである。

2 番目の前提は、第三者が Galperti Inc. と関係がない限り、第三者による使用は実質的排他的使用の評価には含まれないというものです。連邦巡回控訴裁判所は、両方の点において Galperti Inc. の主張に同意しました。

まとめ: 第三者による使用

商標が出願人の識別力を獲得したか否かの判断に影響を与えるためには、第三者による使用が商標としてである必要はありません。連邦巡回控訴裁判所は、ある用語が、それらのユーザーにとって情報源識別手段としてではなく、市場で相当量使用されている場合、出願人が自らの使用が実質的に排他的であり、当該用語が出願人の情報源識別手段として識別力を獲得したという一応の証拠となるという主張を覆す傾向があると述べました。

さらに、第三者による使用は、申立人または異議申立人と関係のある第三者に限定されません。したがって、連邦巡回控訴裁判所は、ガルペルティ社が商標の他の使用者との関係を立証し、それらの使用を根拠としてガルペルティ社による実質的独占的使用の主張が虚偽であることを立証するという、審判部の関連要件も誤りであると述べました。「あらゆる」使用は、登録に異議を申し立てた当事者に限定されることなく、実質的独占的使用の主張を阻却する可能性があります。