芸術における失敗は成功への合理的な期待を損なう
In ストラスクライド大学対Clear-Vu Lighting LLC, [2020-2243]2021年11月4日、連邦巡回控訴裁判所は、光感作剤を使用せずにメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）およびその他のグラム陽性細菌を光不活性化することに関する米国特許第9,839,706号の請求項1～4が自明であるとして特許性がないとしたPTABの決定を覆した。
審判部は、706特許の請求項1および3は、Nitzanを考慮するとAshkenaziに対して自明であり、請求項2および4はJonesを考慮するとさらに自明であると判断しました。（Ashkenazi、Nitzan、およびJonesという名称は、学術論文に由来します。）審判部は、「AshkenaziとNitzanは請求項1および3のすべての限定を教示または示唆している」と判断し、当業者であれば、これら2つの文献を組み合わせる動機があり、「それを成功裏に行うことを合理的に期待できたであろう」と判断しました。
控訴審において、ストラスクライドは審判部の自明性の判断に異議を唱え、アシュケナージとニッツァンの組み合わせが光感作剤を使用せずに1種以上のグラム陽性細菌を不活化することを教示すると判断したのは審判部の誤りであると主張している。また、審判部による成功の合理的な期待の認定は実質的な証拠によって裏付けられていないとも主張している。先行技術が請求項の限定を開示しているかどうか、熟練した技術者が先行技術の教示を修正または組み合わせる動機を持っていたかどうか、そしてそうすることで成功の合理的な期待を持っていたかどうかは、事実問題である。
連邦巡回控訴裁判所は、両当事者は、請求項1および3に記載された限定の大部分がAshkenaziまたはNitzanによって開示されており、唯一の争点はこれらの引用文献が、光増感剤を使用せずに請求項に記載されたグラム陽性細菌の1つを不活性化することを教示するか否かであることに同意したと述べた。連邦巡回控訴裁判所は、これがAshkenaziとNitzanの組み合わせによって教示されたとする審判部の判断は、実質的な証拠によって裏付けられていないと判断した。連邦巡回控訴裁判所は、AshkenaziのP. acnes培養物はすべて、光増感剤（リボフラビン単独、またはリボフラビンとALAのいずれか）の存在下で培養されたと述べた。連邦巡回控訴裁判所は、Ashkenaziには、光増感剤を使用せずにP. acnesまたはその他の細菌を不活性化することを開示または示唆するいかなる内容も見出さなかった。
連邦巡回控訴裁判所は、NitzanがMRSAおよびその他の細菌をALAまたはその他の光感作剤なしで青色光に曝露した例を示しているものの、この条件下でNitzanが不活化を達成したという証拠は存在しないと指摘した。連邦巡回控訴裁判所は、審判部がNitzanがクレーム1および3の新規性を有していないと判断した際に、Clear-VuはNitzanのALA非含有MRSAがクレームで要求される「不活化」を示したことを立証できなかったと判断したと指摘した。
連邦巡回控訴裁判所は、アシュケナジーもニツァンも光増感剤を使用せずに細菌を不活化する方法を教示も示唆もしていないことから、これらの文献を組み合わせる際に、当業者が光増感剤を完全に省略することを選択する理由が理解できないと述べた。連邦巡回控訴裁判所は、審判部が、常に光増感剤を使用していたアシュケナジーのP. acnes実験と、不活化を達成しなかったニツァンの非ALA MRSA実験を組み合わせて、光増感剤を使用せずに407～420 nmの青色光にMRSAを照射することで不活化する実施形態に至る合理的な根拠を明確に示しておらず、また、そのような根拠を見出すこともできないと述べた。
光感作剤を使用する。
この記録に基づき、連邦巡回控訴裁判所は、アシュケナジーとニッツァンの組み合わせが光増感剤を使用せずに 1 つ以上のグラム陽性細菌を不活性化することを開示していると、合理的な事実認定者が認定することはできなかったと結論付けました。
成功の合理的な期待の有無に関して、連邦巡回控訴裁判所は、MRSAが細菌中に少なくとも一定量の天然ポルフィリンが存在するため、光増感剤を使用せずに青色光で不活化できることを当業者が予測できたとする審判部の判断に異議を唱えた。連邦巡回控訴裁判所は、この判断を裏付ける唯一の根拠は「[異議の対象となった特許]の教示に依拠した、純粋な推測と事後的な帰結」であると述べた。
連邦巡回控訴裁判所は、審判部がアシュケナジーの「青色光は」「ポルフィリンを産生する他の細菌細胞を」不活性化する可能性があるという教示に依拠し、アシュケナジーの実験では光感受性剤が用いられていたにもかかわらず、光活性化ポルフィリン分子がアクネ菌の不活性化を引き起こすことが示されていることから、MRSAが一定量の内因性ポルフィリンを有しているという事実は、MRSAも407～420 nmの青色光に曝露されるとある程度の不活性化を示すであろうことを当業者に示唆すると推論したと述べた。しかし、連邦巡回控訴裁判所は、この仮定を裏付ける706特許当時、記録された証拠は全く存在しないと述べた。
連邦巡回控訴裁判所は、記録証拠であるニツァン事件およびニツァンによる以前の発表は、その逆を示していると述べた。ニツァン博士が報告したデータは、当業者であれば、これらの自然レベルは、光増感剤を使用せずに407～420nmの青色光を用いてMRSAを不活化するには不十分であることを示しているはずである。
したがって、連邦巡回控訴裁判所は、光増感剤を使用せずに 407 ～ 420 nm の青色光にさらした後に細菌が不活性化されたという証拠が記録にまったく存在しないだけでなく、青色光のさまざまな光量とさまざまな波長範囲で実験したにもかかわらず、光増感剤を使用せずに、請求されたグラム陽性細菌の 1 つである MRSA を不活性化できなかったことを示す証拠もあると判断しました。
連邦巡回控訴裁判所は、 成功の絶対的な予測は必要ではなく、合理的な期待のみが必要であるしかし、本件においては、先行技術は発明者が成功したことを達成できなかったことのみを証明しており、合理的な事実認定者は、その同じ先行技術の教示に基づいて成功の期待を発見することはできない。