ブルックリン・ブルワリーがブルックリン・ブリュー・ショップを追及するには遅すぎる

In ブルックリン・ブルワリー社対ブルックリン・ブリュー・ショップLLC, [2020-2277] (2021 年 10 月 27 日)、連邦巡回控訴裁判所は、醸造所が Brew Shop に対して提起した複雑な取消および異議申し立て手続きを一部支持、一部破棄、一部差し戻しの判決を下しました。

醸造所は2006年にビール醸造所としてブルックリン・ブルワリーを登録しました。2009年には、ブリューショップがビールに加え、ワインやハードサイダーの製造キットの販売を開始しました。2011年から2015年にかけて、醸造所とブリューショップは共同ブランドのビール製造キットの販売など、数々のプロジェクトで提携しました。

2011年、ブリューショップはビール醸造キットについて「BROOKLYN BREW SHOP」の商標を登録しました。2014年、ブリューショップはビール醸造キット、その他第5類および第32類の幅広い製品について、「BROOKLYN BREW SHOP」の様式化された商標を登録申請し、紛争の火種となりました。その後、ブリューショップはブリューショップの既存の登録を取り消し、ブリューショップの係属中の登録申請に異議を申し立てました。

控訴において、ブリューショップは、消毒剤に関する異議申立棄却に対するブリュワリーの控訴資格を争った。連邦巡回控訴裁判所はこれに同意し、第3条に基づく異議申立資格を欠くとして控訴を棄却した。

ブリュワリー社は、ブリュワリー社の修正申立てを認めた際に、ブリュワリー社が申請書から削除した第32類商品（ビールを含む）について、ブリュワリー社に不利な判決を下さなかったことは誤りであると主張した。ランハム法第18条（合衆国法典15編第1068条）は、委員会に「申請書または登録において指定された商品またはサービスを限定することにより、申請書または登録を修正する」権限などを与えている。

異議はあるものの、その他の点では受理可能な識別事項に対する修正案の受理を決定するにあたり、審判部は、申請者が商品のより広範な識別に関する異議理由に基づく判決の確定に同意していることを含む、いくつかの状況が満たされているかどうかを審査します。ブリュワリー社は同意しましたが、審判部はブリュワリー社が同意した判決を確定しませんでした。審判部がこれをしなかったのは不注意によるものと思われます。また、審判部の慣行にも反しています。

削除された商品に関する判決を下す目的は、ブリューショップが削除された商品について再び商標登録を求めることを阻止することです。ブリューショップは、削除された商品に関する判決の付記が不適切である理由について何ら主張せず、正式な判決の付記は不要であると示唆しましたが、連邦巡回控訴裁判所は審判部にブリューショップに有利な判決を下すよう指示し、差し戻しました。

ブリューショップの登録取消に関して、審判部は、ブリューショップの遅延、ならびにブリューショップによるビール製造キットの販売を認識し、かつ販売に参加していたことを理由に、怠慢および黙認を理由とする救済を却下しました。連邦巡回控訴裁判所が証拠の徹底的な審査と称した審査の後、審判部は、ブリューショップが不可避的な混同を立証できなかったと結論付け、ビール製造キットに関する取消および登録の両方において、第2条(d)項に基づく請求を棄却しました。

控訴において、ブリュワリーは、怠慢および黙認の抗弁が認められないと主張したのではなく、審判部がそれらの適用に誤りがあったと主張した。特に、ブリュワリーは、ブルックリンを放棄した最初の登録における黙認が、出願に影響を与えるべきではないと主張した。

審判部は商標全体を扱って別の判断を下し、連邦巡回控訴裁判所もこれに同意した。

仮に怠慢や黙認が認められたとしても、ブリュワリー社は不可避的混同を立証することで抗弁を克服したと主張した。連邦巡回控訴裁判所は、不可避的混同を立証するには、混同の可能性について合理的な疑いがないことが求められると指摘した。

最終的に、連邦巡回控訴裁判所は、ブリュワリー社がビール製造キットに関して不可避的な混同を立証できなかったとする審判部の最終的結論と、審判部による混同の可能性に関する主張の却下に法的誤りはないと判断した。

ブリュワリー社はまた、審判部が地理的記述性に関する主張の審理を拒否したことは裁量権の濫用であると主張した。しかし、審判部はブリュワリー社が主張を適切に提出していなかったと判断し、修正がなければ主たる地理的記述性に関する主張を欠いたまま審理を進めると警告した。ブリュワリー社は訴答書面を修正しなかったため、連邦巡回控訴裁判所は審判部による主張の審理拒否に同意した。

最後に、ブリュワリー社は、ブリューショップ社の商標が単なる記述的商標であることを十分に証明したと主張した。審判部は、ブリューショップ社の商標は、醸造用品や付属品を求める見込み客にとって、商品の品質、特徴、機能、または特性を記述するものとは認識されないと判断した。連邦巡回控訴裁判所は、記述性は「抽象的に」、あるいは出願人が販売する商品群（醸造用品）に関して広く評価されるのではなく、「登録を求める特定の商品との関係において」評価されなければならないと述べた。

連邦巡回控訴裁判所は、「BREW SHOP」は具体的に「ビール製造キット」のイメージを想起させるものではないと述べた。「醸造用品を購入できる場所」では、ビール醸造設備、試験・測定機器、ビール原料など、様々な商品が購入可能であることは容易に想像できる。しかし、「ビール製造キット」はすぐには思い浮かばない。

連邦巡回控訴裁判所は、登録商標に関する固有の識別力の推定が覆されなかったとする審判部の結論は、実質的な証拠によって裏付けられていると判断した。ただし、審判部が「ブリューショップ」商標が識別力を獲得したか否かを検討せず、「ブリューショップ」商標が識別力を獲得したことを証明したか否かを判断するよう審判部に差し戻したのは誤りであると判断した。