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§101: なぜ私たちは良いものを手に入れないのか

最近で IPウォッチドッグ パネルディスカッションハーネスIPの新CEO レイ・ミリエン 自動運転車の唯一の障害はソフトウェアであると主張した。しかし、現在の第101条の判例状況を考えると、 「誰かがその問題を解決したら、それは抽象的なアイデアになります。」

§101が現在妨げている技術を考慮し、この問題が解決された場合に§101が妨げるであろう技術を想像すると、 訂正すると、将来の特許弁護士は次のような文章を読むことになるかもしれません。


In エリクソン事件、*(連邦巡回控訴裁判所) 2124)、連邦巡回控訴裁判所は、エモリー・エリクソン氏の出願番号31/239484「テレポーテーションシステム及び方法」に係る係属中の請求項全てを審査官が拒絶したとする特許審判部の決定を規則36に基づき支持する判決を下した。特許審判部は、エリクソン氏が「トランスポータ」と呼ぶ請求項に係る発明は、物体をある場所から別の場所に「ほぼ瞬時に」移動させるテレポーテーション装置及び方法に関するものであると説明した。エリクソン氏は、最近発生した米国特許商標庁(USPTO)のEFSシステムの障害時に、自身の「トランスポータ」を介して、非電子出願に係る50,000万ドルの手数料(37 CFR 1.17(zz))と共に、自身の発明の実際的なデモンストレーションを行ったとみられる。

商品の輸送は抽象的な概念である

委員会は、古典的な2段階テストから分析を開始した。 アリス・コーポレーション対CLSバンク・インターナショナル、134 S. Ct. 2347、2354(2014)は、ステップ 1 でクレームが抽象的なアイデアに向けられているかどうかを判断する必要があり、そうである場合は、ステップ 2 でクレームが「それ以上のもの」に向けられているかどうかを判断する必要があります。

審判部は、審査官がクレームが「物品の輸送」という抽象的な概念に向けられていると判断したことを指摘し、審判部はこれに同意し、 GT Nexus, Inc. 対 Inttra, Inc.、2015 WL 6747142 (NDCal. 2015) (「商品の配送は、私たちの商業システムで長い間普及している従来の商慣行です。」)

現実世界での運用はアイデアの抽象性を損なうものではない

エリクソンはトランスポーターが「人生を変えるような結果をもたらす」と主張したが、委員会は、称賛に値するが、システムや方法がそれほど抽象的でなくなるわけではないと述べ、 フロリダ大学研究財団対ゼネラル・エレクトリック社、916 F.3d 1363(連邦巡回控訴裁判所 2019年)。審判部は、この事件が スマート・システムズ・イノベーションズLLC対シカゴ交通局、873 F.3d 1364、124 USPQ2d 1441(Fed. Cir. 2017)では、発明は「有形世界」で機能し、「先行技術には存在しなかった、より便利な移動に対する公共の需要」を満たしているという特許権者の主張は、クレームが抽象的なアイデアに向けられることから逃れることはできなかった。

コンポーネントの新規性はアイデアの抽象性を損なうものではない

委員会はまた、トランスポーター、特にそのハイゼンベルク補償器がこれまで存在したことがなかったという主張を却下し、 ウルトラマーシャル社対Hulu社、772 F.3d 709 (Fed. Cir. 2014)(「我々は、クレームされたアイデアに単に新規な、または非日常的なコンポーネントを追加することで、抽象的な概念が具体的なものになるというUltramercialの主張には同意しない。いずれにせよ、アイデアの実装における新規性は、審査の第2段階でのみ考慮されるべき要素である。 アリス 「具体的で実体のある要素を単に列挙するだけでは、抽象的なアイデアに特許適格性を与えるには不十分であることは十分に立証されている。」 TLIコミュニケーションズLLC対AVオートモーティブLLC、823 F.3d 607、118 USPQ2d 1744(連邦巡回控訴裁判所 2016年)。

先取りがないからといってアイデアが抽象的でなくなるわけではない

審判部はまた、クレームされた発明が物品の輸送方法のすべてを優先するものではないというエリクソンの主張を却下し、 buySAFE社対Google社, 765 F.3d 1350, 1355 (Fed.Cir.2014) (判例集)。 抽象的な しかし、そのアイデアは必ずしも特許適格性があるわけではない。「先取権は特許不適格な主題を示唆するかもしれないが、完全な先取権がないことは特許適格性を証明するものではない」からである。 Ariosa Diagnostics, Inc. 対 Sequenom, Inc.、788 F.3d 1371、1379(Fed。Cir.2015)。

画期的で革新的で素晴らしいものでも抽象的なものになり得る

審査委員会は、エリクソンのテレポーテーションの実用的デモンストレーションは「印象的」であると評価したが、主張された技術が「画期的、革新的、あるいは素晴らしい」と認められたとしても、それだけでは適格性を得るには不十分であると述べた。 分子病理学対ミリアド・ジェネティクス社、569 US 576、591、133 S.Ct. 2107、186 L.Ed.2d 124(2013); 協定 buySAFE社対Google社, 765 F.3d 1350, 1352 (Fed. Cir. 2014)。また、請求項に係る技術が先行技術に照らして新規かつ非自明であり、米国法典第35編第102条および第103条の要件を満たしているというだけでは、発明の主題適格性を満たすには不十分であった。 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. を参照。、566 US 66、89–90、132 S.Ct. 1289、182 L.Ed.2d 321(2012年); シノプシス社対メンターグラフィックス社、839 F.3d 1138, 1151 (Fed. Cir. 2016)(「新しい抽象的アイデアの主張は依然として抽象的アイデアである。したがって、§ 101の発明概念の探索は、§ 102の新規性の実証とは異なる。」) Intellectual Ventures I LLC 対 Symantec Corp.、838 F.3d 1307, 1315 (Fed. Cir. 2016)(自明性についても同様)。

審判部は、請求項に当該分野における進歩がどれほど記載されていたとしても、その進歩は完全に抽象的なアイデアの領域に属し、非抽象的な応用分野において合理的に主張できる革新性は存在しないと結論付けました。このような性質の進歩は特許取得に不適格です。 SAPアメリカ社対インベストピックLLC、890 F.3d 1016、126 USPQ2d 1638(連邦巡回控訴裁判所 2018年)。

At アリス ステップ II では、審判部は、部品のほとんどが従来の市販の電子部品およびコンピュータ部品であり、したがってクレームを保護するための「何かそれ以上のもの」は存在しないと判断しました。


* の中で スタートレックの世界転送装置は22世紀初頭にエモリー・エリクソン博士によって発明され、博士は転送に成功した最初の人間となった。

自動運転車の解決策は特許取得不可能な抽象的なアイデアになる可能性があるというミリエン氏の予測を踏まえると、現在の第101条の適用が、特許制度が本来その開発と開示を促進するために提供すべきインセンティブを阻害しているため、どのような技術が見落とされるか、あるいは少なくとも遅延される可能性があるのか​​、私たちは皆懸念すべきです。上記の輸送機関の例は現実離れしているかもしれませんが、ミリエン氏が指摘するように、科学と有用な技術の進歩に対する脅威は現実離れしていると言えるでしょう。