ウェイバックマシンが展示品が先行技術であったことを証明

2021 年 8 月 17 日 / 訴訟

In Valve Corporation 対 Ironburg Inventions Ltd., [2020-1315, 2020-1316, 2020-1379]（2021年8月17日）において、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許第9,289,688号の一部の請求項は特許取得不可と示された一方で、'688特許の他の請求項および米国特許第9,352,229号の請求項は特許取得不可と示されていないとの2件のPTABの決定を一部支持、一部破棄、一部破棄し、差し戻した。

'688特許は、ゲーム機用の改良型コントローラに関するもので、従来のコントローラと同様にユーザーが両手で保持することを想定しており、コントローラ背面に追加のコントロールが設けられています。'229特許は、ゲーム機用のハンドヘルドコントローラに関するもので、コントローラ背面に少なくとも1つの追加コントロールが設けられています。

両控訴における争点は、Valveが依拠した請願書の別添書類が印刷物であり、したがって米国特許法第35編第102条(a)(1)に基づく先行技術に該当するかどうかである。Valveは、別添書類は2010年10月20日に公開されたXbox 360コントローラーのオンラインレビューの印刷コピーであると主張した。Valveは、別添書類が、'688特許および'229特許の審査経過に引用され添付されているDave Burn氏によるオンライン記事と同一の記事の印刷物であるため、先行技術に該当すると主張した。

審判部は、別添資料が審査経過において主張された先行技術文献と同一であると示されていないことを理由に、Valveの主張を却下しました。これは本質的に、別添資料がValveの主張通りのものであることを証明できなかったという判断であり、これは真贋判定の問題です。連邦証拠規則901(a)（「証拠物の真贋判定または特定要件を満たすには、提出者は、当該証拠物が提出者の主張通りのものであるという認定を裏付けるのに十分な証拠を提出しなければならない。」）を参照してください。

連邦巡回控訴裁判所は、本件別添資料は専門家証人または事実審理者による認証済み標本との比較によって認証可能であること、また、そのような比較による認証は日常的なものであり、審判部にはそのような比較を行う義務があると指摘した。連邦巡回控訴裁判所は、本件別添資料は審査経過中の資料と実質的に同一であると結論付けた。

連邦巡回控訴裁判所は、別紙が優先日前に公衆アクセス可能であったことが示されているという主張も却下した。連邦巡回控訴裁判所は、アイアンバーグの別の特許に含まれる物品が先行技術であるという圧倒的な証拠があり、したがって実質的に同一である別紙も先行技術であると述べた。共同発明者の1人は、当該物品の著者に宣伝目的で情報を提供したとの証言を行った。

当該論文の公開時期は、特許審査官がウェイバックマシンを通じて確認しており、連邦巡回控訴裁判所は、これが公衆アクセス可能性の極めて説得力のある証拠であると判断しました。また、連邦巡回控訴裁判所は、発明者が、審査中に当該論文が引用された際に、その公開日について争わなかったことにも言及しました。最後に、連邦巡回控訴裁判所は、審査官が「簡易」な検索で当該文献を発見したという事実は、公衆アクセス可能性の極めて強力な証拠であると判断しました。

連邦巡回控訴裁判所は原告の判決を破棄し、証拠物件は事実上先行技術であったとして審理を差し戻した。

Valve社はまた、688特許のクレーム29および229特許のクレーム1～15および18～24が特許取得不可能であることをValve社が証明できなかったとする審判部の決定に対しても控訴した。これらのクレームは、「本質的に弾力性と柔軟性を備えた」細長い部材を必要としていた。参考文献には、バネによって弾力的に付勢された部材が示されていた。審判部は、バネは細長い部材の一部ではないと判断し、連邦巡回控訴裁判所もこの判断に誤りはないと判断した。

アイアンバーグは、'688特許の請求項が先行技術に先行しているとの判断に対して、2つの制限を主張して控訴した。