商標紛争：Upworkはフリーランサー向けアプリの説明に「フリーランサー」という用語を使用できる

In Freelancer International Pty Ltd 対 Upwork Global, Inc.、第9巡回控訴裁判所（2021年6月22日）は、UpworksがFreelancerの登録商標FREELANCERを自社アプリ「Upwork for Freelancers」の名称で使用することに対する北カリフォルニア地区連邦地方裁判所の仮差し止め命令の却下を支持した。特筆すべきは、この訴訟が、登録商標を説明的に使用しようとしている企業にいくつかの役立つガイドラインを提供していることである。様式化されたフォントで商標を提示することを避け、用語をTMで識別することを避ける。大文字化や太字化だけでは、少なくともユーザーの商標も目立つように表示されている場合は、これを変更するのに十分ではない。この訴訟は、ブランド所有者にとって役立つリマインダーも提供している。商標が説明的であればあるほど、第三者による用語の使用が説明的使用と判断される可能性が高くなる。

バックストーリー:

Upwork には、クライアント向けの「Upwork for Clients」というアプリと、配置されたフリーランサー向けの対応する「Upwork for Freelancers」というアプリがありました。

Upworkの「Upwork for Freelancers」をダウンロードすると、iOSデバイスではアプリの「Up」ロゴアイコンの下に「Freelancer」、Androidデバイスでは「Freelancer-Upwork」と表示されます。これがFreelancerが異議を唱えた理由です。

地方裁判所は、フリーランサーには勝訴の見込みが不足していると判断しました。Upworkは、「フリーランサー」の使用は合衆国法典第15編第1115条(b)(4)に基づくフェアユースであると主張しました。地方裁判所は、フェアユースの抗弁は、被告による原告商標の侵害使用が「商標としての使用以外の使用であり、当該当事者の商品もしくはサービス、またはその原産地を記載するためにのみ公正かつ誠実に使用されている用語または図柄の使用」である場合に適用されると述べました。

裁判所は、被告が（1）被告がユーザーを説明するために「フリーランサー」という言葉を使用していること、（2）「フリーランサー」という言葉はよく知られており、「特定の会社に恒久的に雇用されているのではなく、複数の会社にサービスを販売している人」と定義されていることを示す証拠を提出したと指摘した。

裁判所は、原告が被告のフェアユースの主張に対して説得力のある反論を提示していないと判断し、原告が被告による「フリーランサー」という単語が「商標として」使用されていない場合の使用に異議を唱えていないため、フェアユースの抗弁は適用できないと却下した。

裁判所はフリーランサーの主張を審議し、却下しました。Upworkが「フリーランサー」を商標として使用しているとされる事例は、Upworkのフリーランサーアプリとクライアントアプリを区別する一般的な単語の適切かつ説明的な使用であると判断しました。裁判所は、太字フォントと大文字の使用が、被告が「フリーランサー」を説明的な用語ではなく商標として使用していることを示すのに十分であるとは考えませんでした。特に、Upworkの特徴的なライムグリーンのロゴやカラーリングが、様々な通知のすぐ横に配置されている場合、裁判所は納得しませんでした。裁判所は、Upworkが「フリーランサー」という単語を自社の公開商標に記載しておらず、「フリーランサー」という単語を使用する際に様式化されたフォントや「TM」記号を使用していないことを指摘しました。

裁判所は、現在の記録に基づき、Upworkが「フリーランサー」を商標として使用していないと判断しました。Upworkはユーザーを説明するために誠意を持ってこの語を使用していたため、被告による「フリーランサー」の使用は、合衆国著作権法第15編第1115条(b)(4)に基づくフェアユースの要件を満たしていると裁判所は認めました。

第 9 巡回裁判所は、フリーランサーが本案の勝訴の可能性を立証する責任を果たせなかったと結論付けたことで地方裁判所が裁量権を乱用していないと結論付けました。