免責原則は、特許権者が裁判所でUSPTOとは異なる解釈をすることを防ぐ。

In Speedtrack, Inc. 対 Amazon.com, Inc., [2020-1573, 2020-1660] (2021年6月3日)、連邦巡回控訴裁判所は、コンピュータファイリングシステムに関する米国特許第5,544,360号の非侵害とする地方裁判所の最終判決を支持した。

争点は、請求項の用語カテゴリー記述の意味であった。地方裁判所は、事前に定義された階層的なフィールドと値の関係に基づくカテゴリー記述は権利放棄に該当すると結論付けた。

連邦巡回控訴裁判所はまず、請求項の文言は「明細書に照らして解釈されなければならない」と指摘した。さらに、「審査経過は、発明者が発明をどのように理解していたか、また、審査過程において発明を限定し、その結果、請求項の範囲が本来よりも狭くなっていたかどうかを示すことにより、請求項の文言の意味を示唆することが多い」と指摘した。連邦巡回控訴裁判所は、「特許権者は、審査経過において明確かつ明白に請求項の文言を否認することにより、本来であれば請求項の文言に基づいて独占権を有するはずの特定の請求項の範囲を放棄することができる」と述べた。Vita-Mix Corp. v. Basic Holding, Inc., 581 F.3d 1317, 1324 (Fed. Cir. 2009)。

連邦巡回控訴裁判所は、審査中に請求項が階層的システムに向けたものではないと主張されたことを指摘した。

出願人は、「従来の階層型ファイリング システムとは異なり、本発明は、フィールドまたは属性と、そのようなフィールドまたは属性に関連付けられた値との間の 2 部構成の階層関係を必要としません」と説明しています。

出願人は次のように続けている。「最も基本的なレベルでは、本発明は、値を含む個別のフィールドの厳格な定義に関係なく、本質的に「自由形式」でカテゴリの説明をファイルに関連付けることができる非階層型のファイリング システムです。

連邦巡回控訴裁判所はさらに、対照的に、出願人は、先行技術は、事前定義されたフィールドと値の関係を使用する階層的なシステムであると指摘した。

連邦巡回控訴裁判所は、「審査過程における権利放棄は、クレームの補正と反論の両方から生じ得る」と述べた。Tech. Props. Ltd. v. Huawei Techs. Co., 849 F.3d 1349, 1357 (Fed. Cir. 2017)。本件において、連邦巡回控訴裁判所は両方の主張を認めた。連邦巡回控訴裁判所は、「出願人は明確に」、先行技術には、補正後のクレームの範囲外となるフィールドと値の間に「階層的」な関係があると主張した。

特許権者は、先行技術を他の根拠でも区別していると主張したが、連邦巡回控訴裁判所は「それは何ら変化をもたらさない」と述べた。連邦巡回控訴裁判所は、「先行技術文献が特定の根拠に基づいて区別可​​能であるという出願人の主張は、出願人が他の根拠でも先行技術文献を区別している場合でも、クレームの範囲の放棄として機能し得る」と述べた。Andersen Corp. v. Fiber Composites, LLC, 474 F.3d 1361, 1374 (Fed. Cir. 2007)。

結局のところ、審査過程における権利放棄の原則は、請求項が、特許査定を得るために一方的に解釈され、被疑侵害者に対しては異なる解釈がなされることのないよう保証するものである。まさにこれが、特許権者が試みていたことであった。