すべての規則を遵守し、7万ドルの手数料を支払っても、依然として訴追怠慢となる可能性がある

2021 年 6 月 1 日 / 訴訟

In ハイアット対ハーシュフェルト, [2018-2390, 2018-2391, 2018-2392, 2019-1038, 2019-1039, 2019-1049, 2019-1070] (2021 年 6 月 1 日)、連邦巡回控訴裁判所は、USPTO が審査怠慢を立証できなかったという地方裁判所の決定を取り消して差し戻し、先行技術の予測と明細書の問題に関する管轄権を保持しました。

上告人ハイアット氏は、399件の特許出願の発明者として名を連ねており、そのうち381件は「GATTバブル」期（法改正により特許の有効期間が発行後17年から出願後20年に変更される前の時期）に出願したものである。

問題となったのは、ハイアットの様々なコンピュータ技術に関する4件の出願で、1970年代および1980年代に提出された出願を優先権主張の対象としていました。ハイアットがGATTバブル出願を提出してから約5か月後の1995年10月24日、USPTOグループディレクターのニコラス・ゴディチ氏はハイアット氏と面会し、出願について協議しました。ゴディチ氏はハイアット氏に対し、各出願の請求項をそれぞれ異なる主題に絞るよう求め、ハイアット氏もこれに同意しました。その結果、ハイアット氏の出願における請求項数は約45,000件の独立請求項を含め、115,000件に増加しました。

問題となった4件の出願には、合計1,592件の請求項（出願1件あたり平均398件）が含まれていました。2003年から2012年にかけて、USPTOはハイアットの多くの出願の審査を訴訟を理由に停止しました。2013年、USPTOはハイアットの出願の審査を再開し、ハイアットの出願を専任で審査する経験豊富な審査官12名からなる審査ユニットを設置しました。

審査プロセスを円滑に進めるため、USPTO は 2013 年 8 月から 10 月にかけて、Hyatt の GATT バブル出願の親出願 11 件ごとに 1 件ずつ、Hyatt に対して「要件」と呼ばれる 11 件の通知を発行しました。

USPTO はハイアットに次の指示を出しました。

11の仕様それぞれについて、追求するクレームを合計600件以下で選択してください。
選択した各クレームに関して、優先日とその日付の裏付けを特定する
請求のクリーンコピーを提出する

申請は最終的に却下されました。ハイアット氏は特許審判部に上訴し、ある程度の進展を遂げました。2005年には、一部の申請についてコロンビア特別区連邦地方裁判所に合衆国法典第35編第145条に基づく訴訟を提起し、2009年には残りの申請についてさらに145件の訴訟を提起しました。

略式判決を求める反対申立ての後、USPTOは審査怠慢を理由に却下申立てを提出した。USPTOは、ハイアット氏が1969年から現在に至るまで、約400件の特許出願の審査を「遅延させる傾向」にあったと主張した。USPTOがハイアット氏の出願を9年間差し止めていたことさえ考慮に入れていない。

USPTOは、ハイアット氏が45年以上前の出願を優先権主張したり、1995年6月8日に米国特許の存続期間が変更される数日前に11件の出願のコピー約400部を一括出願したり、各出願を異なる発明に集中させることに同意しながらも実際にはそうせず、後に出願を区分する「マスタープラン」を持っていなかったことが明らかになったりするなどして、特許権を放棄したと主張した。

ハイアット氏は、問題となっている4件以外の出願の審査は法的に無関係であり、USPTO自体が出願の処理に大幅な遅延を生じさせ、USPTOは、特許権の喪失の危機に瀕していることを（本来であれば必要であったはずの）警告を発していなかったこと、そしてUSPTOは審査の怠慢を立証するために必要な介入権を証明できなかったことを反論した。ハイアット氏はまた、例えばUSPTOの規則ではハイアット氏がクレームを追加・修正することが認められており、ハイアット氏は自身の発明を正しく捉え、先行技術を回避するためにそうしたため、遅延は説明可能であると主張した。

検察側の怠慢の抗弁は、最高裁判所の2つの判例に由来する。 ウッドブリッジ対アメリカ合衆国, 263 US 50 (1923) において、USPTO はウッドブリッジの特許発行を 1 年間延期するという要請に同意したが、その年の年末に USPTO は特許を発行しなかった。ウッドブリッジはさらに 8 年半待ってから USPTO に書簡を送り、出願に注意を促し、延期によって特許の価値を最大限に活かすことができたため待機したと説明した。その後、ウッドブリッジは延期中に生じた関連する技術革新を反映させるため、明細書とクレームの修正を求めた。裁判所は、独占期間をその商業的利益が最大となる期間と一致させるために延期したことにより、ウッドブリッジは計画的な延期によって特許を受ける権利を喪失したと判断した。裁判所は次のように述べた。

発明者および特許出願人が故意にかつ正当な理由なく、発明の実際の日、すなわち特許の独占期間の開始日を延期し、それによって有用な発明の自由な公衆の享受を遅らせる行為は、法律の回避であり、その善意の目的を破るものである。

In ウェブスターエレク。 Co.対スプリットドルフエレク。株式会社, 264 US 463 (1924) によると、出願人は1910年に特許出願を行いました。1915年、出願人は、最近発行された別の特許に対するインターフェアレンスを誘発するため、当該特許のクレームをコピーした分割出願を行いました。出願人はインターフェアレンスで敗訴しましたが、その後、1918年に発行され訴訟の対象となった2つの新たなクレーム（クレーム7および8）を追加して分割出願を修正しました。裁判所は、クレーム7および8は執行不能と判断し、「遅延は不合理であり、記録に示された状況下では、申立人が本来有していた可能性のある権利をすべて失った怠慢を構成すると断言することに何の躊躇もない」と述べました。

連邦巡回控訴裁判所は、 シンボルテック., 277 F.3d at 1363, 1366–68、そしてそれを初めて適用したのは ボゲセ事件、303 F.3d 1362, 1363 (Fed. Cir. 2002)では、特許権者が「意図的かつ一貫した行為により、特許の審査および発行の進行が著しく遅れた」ため、12件の継続出願を補正も拒絶理由への対応もせずに提出し、そのたびに前回の出願を放棄していた。

連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が審査過程における怠慢に関する法的基準をいくつかの点で誤って適用したと結論付けました。まず、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が状況の全体性を適切に考慮しなかったと述べました。地方裁判所は、全体性原則は、本裁判所が各関連出願の審査過程の全体をその発端から最終処分に至るまで説明することを要求するような形では適用されないと述べました。さらに、地方裁判所は、ハイアットの4件の出願の審査における米国特許商標庁の役割に主に焦点を当て、ハイアットの行為が不当かつ説明のつかない遅延を引き起こしたことを示す証拠を繰り返し軽視または無視しました。

第二に、連邦巡回控訴裁判所は、ハイアットの行為が審査上の怠慢の認定に値するかどうかを判断するための証拠分析を行うのではなく、ハイアットの出願の審査の遅さについて、裁判所は繰り返し米国特許商標庁（USPTO）を非難したと述べた。連邦巡回控訴裁判所は、「USPTOの遅延は、控訴人自身の遅延を正当化するものではない」と述べている。連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所がハイアットの行為ではなくUSPTOの行為に分析の焦点を不適切に当てたことは誤りであると結論付けた。

連邦巡回控訴裁判所は、USPTOの審査手続き上の怠慢に関する証拠と裁判で提出された主張は、ハイアット氏に責任を転嫁するのに十分であると結論付けました。ハイアット氏による請求の提出遅延の大きさだけでなく、連邦巡回控訴裁判所は、ハイアット氏が、実質的に無期限の審査遅延を保証するような審査アプローチを採用したと判断しました。したがって、連邦巡回控訴裁判所は、本意見で示された基準に従い、ハイアット氏に審査手続き上の怠慢に関する証拠を提出する機会を与えるという限定的な目的のため、本件を地方裁判所に差し戻しました。

連邦巡回控訴裁判所は、ハイアット氏が責任を負うためには、遅延についてハイアット氏に正当かつ明確な理由があったことを証拠の優越によって証明しなければならないと付け加え、「現在裁判所に提出されている記録からは十分な理由は見出せないが、公平を期すためにハイアット氏にはこの件について証拠を提出し、意見を述べる権利がある」と皮肉った。