普通のスキルを持つ人が考慮する情報源は参考文献だけではない

In ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー対バクスター・コーポレーション・イングルウッド, [2020-1937] (2021年5月28日)、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許第8,554,579号の特定の請求項は自明である限り無効ではないとするPTABの決定を覆しました。

'579 特許は、患者固有の投与量を準備するシステムと、受信した各薬剤注文に関連付けられたプロトコルに従い、薬剤注文を満たすための一連の手順を指定しながらキャプチャされたデータが、薬剤師による確認と承認のために遠隔地に提供される遠隔薬局方法に関するものです。

争点は、当該技術が検証ステップを開示しているかどうかであった。バクスターは、特許審判部に対し、当該技術は検証ステップが存在する可能性があることは示唆しているが、検証ステップが必須であるとは示唆していないと主張し、勝訴した。連邦巡回控訴裁判所は、審判部の判断は実質的な証拠によって裏付けられていないと結論付けた。連邦巡回控訴裁判所は、先行技術の文脈において「可能性（may）」は「時折」を意味するのではなく、各ステップを体系的に確認することを「選択する可能性がある」ことを意味すると述べた。連邦巡回控訴裁判所は、引用文献を検討した結果、その目的は検証を提供することであり、したがって検証ステップの要件を満たしていると結論付けた。

また、争点となったのは、当該技術がハイライト表示の制限を開示しているかどうかでした。この制限は、「特定のステップに関する追加情報を受け取るために、オペレータがハイライト表示できるプロンプトを含むインタラクティブ画面」を必要とします。連邦巡回控訴裁判所は、参考文献の1つが薬局におけるハイライト表示を教示していると判断し、審判部が参考文献を、当業者が「関連する可能性のある追加情報」について検討する唯一の情報源として参照したのは誤りであると述べました。当業者は、通常の創造性を持つ者でもあり、自動機械ではありません。

最後に、連邦巡回控訴裁判所は、バクスターは、ここでの二次的考慮点の弱い立証が先行技術に基づく自明性の立証を克服できると意味のある主張をしていないと述べた。