デバイスの機能だけでなく、デバイス自体も忘れずに主張しましょう

In バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社対ITC, [2020-1475, 2020-1605] (2021年5月28日)、連邦巡回控訴裁判所は、10Xが米国特許第9,500,664号の請求項を侵害しておらず、10Xが米国特許第9,636,682号および第9,649,635号の請求項を侵害しているという委員会の判断を支持しました。

これらの特許は、一般的にはマイクロ流体工学の分野、具体的には微小液滴の生成、特に「チップ」と一般的に呼ばれるマイクロ流体デバイスを使用して微小液滴を生成するシステムおよび方法に関するものです。

'664 特許に関して、ALJ は、被疑チップ GB には「サンプル」が含まれないため、「「サンプル ウェル」、サンプル チャネル、サンプルを含む液滴、またはクレームされた「液滴生成領域」は含まれない」と判断しました。連邦巡回裁判所は、特許ではサンプルと試薬が区別されており、被疑製品はクレームで要求されているようにサンプルではなく試薬と共に使用されていると判断しました。10X と ITC は、ALJ は当事者が合意した「サンプル」の解釈を正確に適用しており、Bio-Rad の異議は実際には ALJ によるその解釈の被疑チップ GB への実際の適用に向けられたものであり、連邦巡回裁判所は、その解釈は実質的な証拠によって裏付けられていると判断したと主張しました。

また、バイオ・ラッド社は、被告チップGB内のモノマー溶液が「サンプル」であるかどうかに関わらず、請求項には、被告チップGBに含まれる構造上の制限がすべて記載されていると主張した。

連邦巡回控訴裁判所は、いくつかの理由からこの主張を却下した。第一に、バイオ・ラッド社が委員会に対しこの主張を提起したことは明らかではない。第二に、この主張は、クレームを過度に単純化した形で書き直し、記載された構造を互いに区別するすべての限定事項を削除することを前提としている。

連邦巡回控訴裁判所は、発明者が「3つのウェルと相互接続されたチャネルを備えたチップ」という広範なクレームについて特許保護を求めているわけではないと指摘した。また、発明者は、ウェルとチャネルを物理的特性（形状、サイズ、深さ、位置など）に基づいて区別することを選択したわけでもない。むしろ、発明者は、ウェルとチャネルを、それらに含まれる物質に基づいて特徴づけることを選択した。「バイオ・ラッドは、『装置クレームは、装置が何であるかを網羅するものであり、装置が何をするかを網羅するものではない』という法の一般論を主張することで、この選択から逃れることはできない。」

'682特許および'635特許の侵害認定に対する控訴において、10XはITCによる「液滴生成領域」の解釈に誤りがあると主張した。しかし、連邦巡回控訴裁判所は、ALJによる「液滴生成領域」という用語の解釈が本質的証拠と整合していると判断し、ITCと同様に、サンプルウェルから液滴生成領域まで直接延びるチャネルを要求するという10Xの主張されていない限定を課そうとする試みを却下した。

連邦巡回控訴裁判所は、ALJ の正しい解釈によれば、10X の被疑チップの使用が '664、'682、および '635 特許の主張されたクレームを直接侵害するという委員会の判定を裏付ける実質的な証拠があると判断しました。

共犯侵害と侵害の教唆の問題について、連邦巡回裁判所は、ALJ の判定を裏付ける十分な証拠があると結論付けました。