発明を実施できることは、発明の全範囲を実施できることと同じではない

In Pacific Biosciences of California, Inc. 対 Oxford Nanopore Technologies, Inc., [2020-2155, 2020-2156] (2021年5月11日)、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許第9,546,400号および第9,772,323号は、実施可能性の欠如により米国特許法第35編第112条に基づき無効であるとする陪審の決定、およびオックスフォードの冒頭陳述における不適切な発言を理由に新たな審理を却下したことを支持した。

連邦巡回控訴裁判所は、'400特許および'323特許の優先日以前には、関連する技術者が、主張されたクレームでカバーされる核酸の全範囲のうち狭い範囲を超えて、クレームされた方法を実行する方法を知らなかったという認定を裏付ける十分な証拠があると述べた。連邦巡回控訴裁判所は、当業者がクレーム1の方法を適切に実行できるという証言は、陪審員がクレームの全範囲が実施可能であることを理解しなかった可能性があると述べた。連邦巡回控訴裁判所は、陪審員の任務は証言の一部だけを単独で検討することではなく、他の部分の理解方法を明らかにする可能性のある証拠も含め、すべての証拠を考慮することであると述べた。

再審請求に関して、連邦巡回控訴裁判所は、「被控訴人が偏見を与える発言をし、その偏見を与える発言が陪審員の評決に影響を与えた可能性が『合理的に』ある場合」には、不適切な発言に基づく再審は適切であると述べた。

連邦巡回控訴裁判所は、冒頭陳述が陪審員に冤罪を生じさせるほどの影響を与えた可能性は低いとする地方裁判所の判断に裁量権の濫用は認められないと判断した。特に、連邦巡回控訴裁判所は、PacBio社がオックスフォード社の冒頭陳述の内容を知った際に事前に異議を申し立てず、自社の陳述においても同様の主題に触れていたことを指摘した。さらに、裁判所はPacBio社が求めたまさにその是正指示を与えた。