非侵害の判決により、PTABの有効性維持決定に対する控訴は無効となる

In ABS Global, Inc.対Cytonome/St, LLC, [2019-2051]（2021年1月6日）連邦巡回控訴裁判所は、PTABの判決に対する控訴を棄却した。 当事者間 審査では、米国特許第 8,529,161 号の特定の請求項の特許性を支持し、将来、'161 特許が請願者に対して主張される可能性は低いと判断しました。

審判部の最終書面決定から2週間後、地方裁判所はABSの略式判決申立てを一部認め、ABSの被疑製品は161特許のいずれの請求項も侵害していないと結論付けました。地方裁判所の略式判決から約2か月後の2019年6月、ABSは審判部の最終書面決定に対して控訴しました。

約3ヶ月後に提出されたサイトノームの反論書面には、サイトノームの弁護士による宣誓供述書が含まれており、サイトノームは「地方裁判所による'161特許に関する非侵害の判定に対する控訴を却下し、ここに控訴を放棄する」と述べていた。サイトノームはその後、ABSが'161特許の請求項を侵害していないとする地方裁判所の略式判決に異議を申し立てる権利を放棄したため、ABSには'161特許の請求項の有効性に関する審判部の最終書面決定に対する控訴の第3条に基づく適格性に必要な事実上の損害が欠如していると主張した。

連邦巡回控訴裁判所は、自発的停止の原則を適用し、サイトノーム社が地方裁判所の非侵害判決に対する控訴権を否認したことで、ABS社による知的財産権侵害訴訟（IPR）の控訴は意味をなさないと結論付けた。連邦巡回控訴裁判所はまず、サイトノーム社がABS社に対して161特許を主張する行為が再び行われることは合理的に予想できないと指摘した。サイトノーム社が控訴を否認する宣誓供述書は、訴訟放棄条項よりも明らかに限定的であるものの、サイトノーム社の否認は事実上「主張された損害と同一の範囲」に及んでいた。

連邦巡回控訴裁判所は、サイトノームの否認により、サイトノームは、被疑製品に関連する'161特許の請求の範囲を侵害したことでABSに対して責任を主張することができなくなり、その結果、ABSはそれらの製品を自由に製造、使用、販売できるようになると述べた。

連邦巡回控訴裁判所は、サイトノーム社が、その否認が違法行為とされる行為のすべてを包含していることを実証したため、否認の対象とならない活動に従事しているか、従事するための十分に具体的な計画があることを示すのは ABS 社の義務であると判断しました。

連邦巡回控訴裁判所は、進行中の訴訟または論争を裏付けるのに十分な損害が存在しないため、ABS の IPR 控訴は意味がないと結論付けました。