たとえそのフレーズが前文にあったとしても、それはクレームの制限を満たしていない

In Simo Holdings Inc. 対 香港 Ucloudlink Network Technology Ltd., [2019-2411] (2021年1月5日) 連邦巡回控訴裁判所は、個人が携帯電話ネットワークのローミング料金を削減できるようにする装置および方法に関する米国特許第9,736,689号のクレーム8の侵害に対する地方裁判所の8,230,654ドルの最終判決を破棄し、地方裁判所のクレーム解釈を却下しました。

争点は、請求項8に「非市内通話データベース」が必要かどうかであった。連邦巡回控訴裁判所は、問題となっている文言は「含む」という語句の前ではなく後に続くと指摘した。「含む」という語句は、通常、前文の終わりを示す接続詞の一つであり、その後に続く部分が請求項の本文を構成する。連邦巡回控訴裁判所は、この文言の配置は、請求項の本文の一部であることを示唆しており、この解釈が認められれば、請求項8の限定的性質は争いのないものとなると述べた。

しかしながら、当事者は、問題となっている文言を前文の一部とみなし、それに続く6段落のみをクレームの本文とみなした。しかし、連邦巡回控訴裁判所は、そのような解釈の下でも、問題となっている文言は限定的であると結論付けた。

連邦巡回控訴裁判所は、請求項に係る装置の唯一の構造を記載している点から、前文の文言は「本質的な構造」を記載しているが、本文は「構造的に完全な発明」を定義していないと述べ、これらが前文の文言が限定的であると判断される2つの重要な理由であると述べた。さらに連邦巡回控訴裁判所は、「前文」が限定的であるとの結論を裏付けるものとして、前文の冒頭の文言が請求項の本文の用語の先行根拠を提供していると指摘した。

シモ氏は、たとえ前文の一部が限定的であったとしても、争点となっている「非ローカル通話データベース」を含む一部の構成要素は、「前文の後に規定された機能を実行するために不要」であるため、限定的であるとみなされるべきではないと主張した。しかし、連邦巡回控訴裁判所は、前文がクレームされた装置の唯一の構造を示しており、争点となっている文言が単に意図された用途や機能特性を特定するだけでなく、「前文の残りの部分と絡み合っている」場合、前文をそのような解釈をすることは拒否した。

連邦巡回控訴裁判所は、請求項8は「非ローカル通話データベース」を必要としないとする地方裁判所の結論を却下した。決定的な争点は、「複数のメモリ、プロセッサ、プログラム、通信回路、加入者識別モジュール（SIM）カードおよび／またはメモリに格納された認証データ、および非ローカル通話データベース」という表現であった。連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が「および／または」という意味で「複数」とは、特定された項目（メモリ、プロセッサなど）のリスト全体から選択された「少なくとも2つ」のみを必要とするという誤った結論を下したと述べた。連邦巡回控訴裁判所は、「複数」とは、請求項8で問題となっている表現に含まれる各項目の少なくとも2つを必要とするという誤った結論を下した。

非市内通話データベースは必須要素であると結論付けたため、侵害の判定は覆され、非侵害の略式判決が下されるべきである。