他のものを好むことは教えを無駄にしない

In ゼネラル・エレクトリック社対レイセオン・テクノロジーズ社、[2019-1319]（2020年12月23日）において、連邦巡回控訴裁判所は、ガスタービンエンジンに関するレイセオンテクノロジーズ社の米国特許第8,695,920号は自明性により特許を受けることができないものではないとする審判部の決定を取り消し、審判部には結論を裏付ける実質的な証拠が不足しているとして、さらなる検討のために事件を差し戻した。

審判部は、先行技術が請求項に係る発明の全ての要素を開示していると判断したが、その後、先行技術が1段階と2段階のトレードオフの少なくとも一部を明示的に考慮し、具体的に1段階の選択肢を選択したことで、GEが主張する組み合わせから逸脱する教示をしていると判断した。審判部は、たとえ先行技術が提案された組み合わせから逸脱する教示をしていなくても、提示された証拠は組み合わせの動機を説得力を持って示していないと判断した。

連邦巡回控訴裁判所は、審判部が、引用文献が組み合わせを否定する判断を下すにあたり、実質的な証拠を欠いていると判断した。連邦巡回控訴裁判所は、引用文献が単に代替発明に​​対する一般的な選好を表明しているだけで、クレームされた発明の調査を批判、信用失墜、またはその他の方法で阻害するものでない場合は、引用文献は組み合わせを否定するものではないと述べた。

連邦巡回控訴裁判所はまた、GEが引用文献を組み合わせる動機を立証していないという審判部の結論を裏付ける実質的な証拠が不足していると判断した。連邦巡回控訴裁判所は、審判部が、それ自体で自明性を立証できる特定の認定を行ったと述べた。また、これらの認定は、技術者が先行技術を修正しようとする理由と、修正によって成功する可能性の合理的な期待を示していると述べた。

最後に、審判部は、GEが請求項10の「全体」としての自明性を立証していないと判断するに足る実質的な証拠を欠いていた。連邦巡回控訴裁判所は、法律は常に、発明の全ての要素を開示する先行技術文献の組み合わせに基づいて、要素を組み合わせる動機を評価してきたと述べた。

連邦巡回控訴裁判所は次のように述べた。

審判部のアプローチでは、請求項の各要素（たとえ引用文献にまとめて記載されている要素であっても）を組み合わせる動機付けが必要となる。この分析は、先行技術文献を個々の要素の集合体に過度に分解し、自明性を証明する当事者に、先行技術文献において既に行われた作業をやり直すことを要求する。請求項に係る発明と先行技術における発明は、どちらも全体として分析されなければならない。その理由は、発明は個々の要素の総和以上のものであるからである。

審判部は、請求項が自明でないと判定した根拠となる事実上の結論を裏付ける実質的な証拠を欠いていたため、連邦巡回控訴裁判所は審判部の決定を取り消し、さらなる手続きのために審判部に事件を差し戻した。