秘密保持契約違反により生じた特許の譲渡が必要

2020 年 12 月 7 日 / 訴訟

In Sionyx LLC 対浜松ホトニクス株式会社, [2019-2359, 2020-1217]（2020年12月7日）において、連邦巡回控訴裁判所は、以下の点について地方裁判所の判決を支持した。

浜松ホトニクスはSiOnyxとの秘密保持契約に違反した。
浜松は米国特許8,080,467を故意に侵害した。
SiOnyx は NDA 違反により 796,469 ドルの損害賠償と 1,091,481 ドルの判決前利息を受け取る権利があります。
SiOnyx は、損害賠償として 580,640 ドル、不当利得として判決前利息として 660,536 ドルを受け取る権利があります。
SiOnyx は、契約違反および不当利得の請求に対して、法定利率による判決後利息を受け取る権利があります。
James Carey 博士は、米国特許 9,614,109、9,293,499、9,190,551、8,994,135、8,916,945、8,884,226、8,742,528、8,629,485、および 8,564,087 の共同発明者です。
SiOnyx は、係争中の米国特許の単独所有権を有します。
SiOnyx は、NDA 違反を理由に浜松ホトニクスが係争米国特許を実施することを禁止する差止命令を受ける権利があります。
SiOnyx は、浜松ホトニクス社が '467 特許を侵害して実施することを禁止する差止命令を受ける権利があります。

連邦巡回控訴裁判所はまた、浜松ホトニクスに対し、対応する外国特許の所有権をSiOnyxに移転するよう強制するSiOnyxの申し立てを却下した地方裁判所の決定を覆した。

エリック・マズールは、シリコン表面に超短レーザーパルスを照射することで「ブラックシリコン」を生成するプロセスを発見しました。このプロセスはシリコンを黒く変色させるだけでなく、表面にテクスチャを形成し、得られるブラックシリコンは従来のシリコンとは異なる電子特性を有します。この材料の製造方法を発見した後、マズールはケアリーを含む学生たちと共同で、その特性と潜在的な用途を研究しました。この研究に基づき、マズールとケアリーは特許出願を行い、米国特許第8,080,467号を含む複数の特許を取得しました。

マズール氏とキャリー氏は、ブラックシリコンのさらなる開発と商業化を目指してSiOnyxを設立しました。SiOnyxは、シリコンベースの光検出器デバイスメーカーである浜松ホトニクスと協議し、両社が「パルスレーザープロセスドープ光子デバイスの用途と開発機会の評価」に関する機密情報を共有することを目的とした秘密保持契約（NDA）を締結しました。

NDA終了後も、浜松ホトニクスは新たな光検出装置の開発を継続し、特許出願と製品投入を行いました。SiOnyxは浜松ホトニクスと協議を行い、係争中の米国および外国特許の帰属について協議しましたが、両当事者は合意に至らず、SiOnyxは浜松ホトニクスに対し、以下の通り訴訟を起こしました。

契約違反;
不当利得;
'467特許の侵害、および
係争米国特許の発明者の変更。

陪審員がSiOnyxに有利な評決を下した後、浜松ホタルは控訴した。浜松ホタルはまず、本件請求は時効によって阻止されると主張した。浜松ホタルは、NDAで義務付けられている秘密情報の返却を怠ったこと、および浜松ホタルがSiOnyxに対し、両当事者の2007年の成果と同一であるとSiOnyxが認識したフォトダイオードの図面を電子メールで送信したことが時効の発動原因であると主張した。

SiOnyx は、浜松ホトニクスが SiOnyx の秘密情報を返却しなかったことは、時効期間を開始しない軽微な違反である、または浜松ホトニクスは、新製品が SiOnyx の知的財産権を侵害していないと繰り返し保証することで、SiOnyx の秘密情報をその後使用したことを隠蔽したと主張した。

連邦巡回控訴裁判所は、浜松ホトニクスが秘密情報を返却しなかったことでSiOnyxが損害を受けておらず、したがって違反は重要ではなく、SiOnyxの請求の原因にはならなかったと合理的な陪審員が判断できたであろうという地方裁判所の見解に同意したが、電子メールの開示に関しては、連邦巡回控訴裁判所は陪審員の評決を覆す理由はないと判断した。

浜松氏はまた、地裁が不当利得と契約違反の請求について判決前利息を認めたのは誤りであると主張した。連邦巡回控訴裁判所は、判決前利息は両請求について認められるという地裁の見解に同意した。

浜松ホタルは、SiOnyxの467特許侵害に対する差止命令に対し異議を申し立て、SiOnyxは主に、SiOnyxが回復不能な損害を立証しておらず、法的救済措置も不十分であると主張していると主張した。SiOnyxは、自社製品が浜松ホタルの製品と競合しており、浜松ホタルの製品が販売を継続すれば回復不能な損害を被ることになると主張した。連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が被疑製品がSiOnyxの製品と競合するとの判断に明らかな誤りがあったとは確信しておらず、浜松ホタルは回復不能な損害の立証を否定しなかった。

浜松ホトニクスは契約違反を理由とする差止命令についても争った。しかし、法的基準の類似性から、両当事者の主張は特許侵害を理由とする差止命令に関して行われた主張と実質的に類似しており、連邦巡回控訴裁判所も同様の結論に達した。

浜松ホタルは、秘密保持契約の守秘義務期間満了後、SiOnyx社に対し契約違反および不当利得の損害賠償請求について法的に損害賠償を請求しない旨の判決を求める事後審理申立てを提出した。SiOnyx社は、浜松ホタルが秘密保持期間満了後も違反行為から利益を得続けていたと陪審が合理的に推論できたと反論した。連邦巡回控訴裁判所は、浜松ホタルがSiOnyx社の秘密情報を用いて設計した製品を販売することで、以前の違反行為から利益を得続けていたという認定を陪審の評決に織り込むと合理的に解釈できるとの見解に同意し、控訴を棄却した。

控訴において、浜松ホトニクスは、陪審員が共同発明者であると認定した事実は、必然的に浜松ホトニクスも特許に貢献したと陪審員が認定したことを意味するため、地方裁判所が係争中の米国特許の単独所有権をSiOnyxに認めたのは誤りであると主張した。秘密保持契約（NDA）には、「秘密情報を受領した当事者は、開示当事者が当該情報および当該情報に関する、または当該情報から生じるすべての特許権の所有権を主張していることを認める」と規定されていた。

したがって、連邦巡回控訴裁判所は、秘密保持契約（NDA）の条項に従って特許の所有権を移転する地方裁判所の決定は、裁量権の濫用（マサチューセッツ州法に基づく）の対象となる衡平法上の救済であると判断しました。連邦巡回控訴裁判所は、浜松ホトニクスが秘密保持契約に基づき特許に秘密情報を提供したという証拠がないため、浜松ホトニクスは契約に基づく特許の共有権を有しないと述べました。

控訴において、浜松ホトニクスは、自社の侵害は故意によるものではないと主張し、陪審の認定を裏付けるために裁判で提出された証拠の妥当性に異議を唱えました。しかし、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が故意に基づく損害賠償額の増額を認めなかったことを踏まえると、陪審による故意認定が地方裁判所の判決にどのような影響を与えたかは明らかではなく、同様に、本裁判所による原判決の破棄がどのような影響を与えるかは明らかではないと述べました。浜松ホトニクスは事実上、連邦巡回控訴裁判所には助言的意見を求める権限がありません。

SiOnyxは、交差控訴において、地方裁判所は対応する外国特許の所有権もSiOnyxに付与すべきであったと主張した。連邦巡回控訴裁判所は、係争中の米国特許に対するSiOnyxの単独所有権を立証した証拠は、係争中の外国特許にも当てはまるというSiOnyxの主張を認めた。地方裁判所が所有権の移転を強制する権限がないと誤って認識していたため、連邦巡回控訴裁判所は、2つの特許グループを区別することは裁量権の濫用であると述べた。連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所には当事者が所有する外国特許を移転する権限があると述べた。