登録商標を記述的に使用することは侵害ではない
15 USC 1115(b)(4)は、登録用語の使用は 商標権侵害 「商標として以外」に使用される場合（登録商標または商標に似せて作られていないことを意味する） どれか 登録商標であり、 記述的な あなたの商品やサービスを説明するために、公正かつ誠意を持って使用されます。
カリフォルニア州北部地区 フリーランサー・インターナショナル社対アップワーク・グローバル社 [20-cv-06132-SI]は最近、許容される記述的使用とみなされるものに関する役立つガイドラインを提供しました。
Freelancer Technology Pty Limitedは、Upworksが自社のソフトウェアに関連してFreelancerを使用しているとして、FREELANCERに関する米国登録番号4,284,314を侵害したとしてUpworksを提訴した。
被告は、アプリの表示名やその他の場面で「フリーランサー」という語の平易な意味を用いて、適切なユーザー、すなわちフリーランサーを説明していると主張しました。さらに被告は、Upworkの相当な信用に基づいて事業を行っているため、「フリーランサー」という語を誠意を持って使用しており、「フリーランス」または「フリーランサー」という語の商標登録は行っていないと主張しました。さらに被告は、「フリーランサー」という語を「商標として以外」に使用しており、自社のUpwork商標に依拠していると主張しました。
裁判所は、第 9 巡回区控訴裁判所が、用語が商標として使用されているかどうかを判断する際に考慮すべき少なくとも 2 つの要素を特定したと指摘しました。
- 「その言葉が世間の注目を集めるための象徴として使われているかどうか。これは、問題となっている言葉の字体、書体、大きさ、視覚的な配置や目立つ度合いで証明できる。」
- 「侵害を主張するユーザーが、当該用語が商標の意味で理解されるリスクを最小限に抑えるために設計されたラベル表示やその他の手段などの予防措置を講じたかどうか。」
裁判所は、Upworkによる「Freelancer」の使用はすべて適切かつ説明的であると判断しました。裁判所は特に、「太字フォントと大文字の使用は、被告が「Freelancer」を説明的な用語ではなく商標として使用していることを示すのに十分であるとは考えられない。特に、Upworkの特徴的なライムグリーンのロゴやカラーリングが、様々な通知のすぐ横に配置されている場合」と述べています。また、被告は「Freelancer」という語を公開商標として記載しておらず、「Freelancer」という語を使用する際に、様式化されたフォントや「TM」記号も使用していません。
まとめ：説明的な使用と商標権侵害を避けるためのヒント
この判例は、単に単語を大文字にしたり、太字の書体を使用したりするだけでは、説明的な使用が商標権侵害に当たるわけではないという指針を示した点で注目に値します。しかしながら、特徴的な書体の使用は避け、商標を商標識別表示で識別することも当然避けるべきです。