知的財産権禁反言：一度もリンゴをかじっていないのに、二度目はリンゴをかじるものではない
In Network-1 Technologies, Inc. 対 Hewlett-Packard Co.、[2018-2338、2018-2339、2018-2395、2018-2396]（2020年9月24日）において、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所のクレーム解釈を一部支持し、一部破棄して差し戻し、地方裁判所の有効性に関するJMOLを取り消して差し戻し、不適切なクレーム拡張に関する地方裁判所の判決を支持した。
「10/100 スイッチ イーサネット ネットワーク経由でアクセス機器にリモートで電力を供給する装置および方法」と題された米国特許第 6,218,930 号は、リモート機器がイーサネット経由でリモート電力を受け入れることができるかどうかを電子デバイスが自動的に判断できるようにする装置および方法を開示しています。
控訴において、Network-1は、地方裁判所がクレームの用語「低レベル電流」および「主電源」を誤って解釈したため、侵害に関する再審理を受ける権利があると主張した。連邦巡回控訴裁判所も、地方裁判所が「主電源」の解釈に誤りがあったことを認め、この誤りの結果として、Network-1は侵害に関する再審理を受ける権利があるとした。
控訴において、HPは、地方裁判所が、AvayaのIPRへの参加の結果として、米国法典第35編第315条(e)に基づき自明性に関する異議申立を禁じられたと判断したため、930特許の有効性に関してJMOLを誤って認めたと主張した。地方裁判所は、HPが参加したIPRにおいて、無効性に関する主張を合理的に提起できたと判断した。地方裁判所は、HPが「IPR中に提起しないことを選択した」主張を提起することを認めることで、HPは「IPR中に提起しなかった」主張を再度提起することができ、意味ある禁反言のデメリットを回避しながらIPRのメリットを享受できる」と述べた。
連邦巡回控訴裁判所はまず、米国特許法第35編第315条(e)に基づき、当事者は、IPRにおいて「提起した、または合理的に提起できた」根拠に基づいて、最終書面決定における請求に異議を申し立てることのみを禁じられると指摘した。しかしながら、連邦巡回控訴裁判所は、参加当事者は既に提起した根拠以外の根拠を提起することはできないため、当該当事者は他の無効根拠を提起することを法的に禁じられないと指摘した。
実際、HP は当初 IPR に参加して追加の根拠を主張しようとしましたが、PTAB はこれを正しく却下し、HP が既に提起された根拠のみに基づいて IPR に参加しようとした 2 回目の試みが認められました。
したがって、HPのようなIPRに参加する当事者は、追加の根拠を主張することはできないため、IPRで実際に主張されていない根拠については禁制（エストップ）されない。連邦巡回控訴裁判所は、最初の一口が否定されたからといって、二度目の挑戦ではないと指摘した。連邦巡回控訴裁判所は、再審請求が未解決であったため、単に原告を破棄するのではなく、事件を差し戻した。
控訴審において、HPは、Network-1が再発行時に2つの従属請求項を追加したことで、それらが従属する元の請求項を不当に拡大したと主張した。連邦巡回控訴裁判所は、従属請求項の追加が基礎となる独立請求項を拡大するという見解を否定し、請求項6は不当に拡大されていないとする地方裁判所の判断を支持した。