発明権はクレームとは異なり、「鼻のワックス」である
In Egenera 社対 Cisco Systems 社、[2019-2015, 2019-2387]（2020年8月28日）において、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所のクレーム解釈を支持したが、司法上の禁反言に基づいて米国特許第7,231,430号の無効判決を取り消し、さらなる手続きのために差し戻した。
クレーム解釈の前に、 当事者間 審査手続きにおいて、エジェネラはUSPTOに対し、'430特許に記載された11名の発明者のうち1名を削除するよう別途申し立てを行いました（当該発明者の存在により、エジェネラは引用された先行技術よりも前の日付を記載することができませんでした）。地方裁判所によるクレーム解釈および発明者資格に関する審理の後、エジェネラは地方裁判所に対し、削除された発明者を特許に再追加するよう求めました（削除された発明者がクレームの限定事項の1つを考案したことが判明したため）。地方裁判所は、司法上の禁反言によりエジェネラが発明者を再記載することは禁じられていると判断し、'430特許は全ての発明者を記載していないため無効としました。
特許法は、発明者リストの訂正を、長官への請願（35 USC§ 256(a)）または裁判所命令（§256(b)参照）により行うことができると規定しています。さらに、発明者を訂正できる場合、特許は無効とはなりません。
連邦巡回控訴裁判所は、判例において、第256条の「誤り」には、意図しない不正確さだけでなく、「誠実なものも不誠実なものも含め、あらゆる種類の誤り」が含まれると指摘した。第256条は、訂正が可能な場合に無効を防ぐための救済規定であり、欺瞞行為があった場合に安全弁として機能するのは不公正行為規則である。
連邦巡回控訴裁判所は、第256条は「過誤」の意味から「考慮された行為」、さらには「欺瞞的な意図」さえも排除するものではないと判断した。「過誤」とは、単に発明者の記載が不正確であることを意味する。
地方裁判所は、エジェネラ社がシュルター氏を発明者と認定する裁判を行った後、シュルター氏の名前を特許に戻すことを司法的に禁じられたと結論付け、その結果、特許は不適切発明者として無効となった。
司法禁反言は、訴訟当事者が以前の裁判手続きで主張した立場と矛盾する訴訟上の立場を取ることを禁じる衡平法上の原則です。この原則の目的は、司法手続きの完全性を保護することです。裁判所は、以下の事項を検討します。
- 当事者の以前の立場と後の立場が「明らかに矛盾している」、すなわち「相互に排他的」であるかどうか
- 当事者が「裁判所を説得して以前の立場を受け入れさせることに成功した」かどうか
- 禁制が守られなかった場合、当事者が相手方に「不当な利益を得るか、不当な損害を与える」ことになるかどうか
発明者の特定はクレームの解釈に依存する複雑な法的結論であるため、クレームの解釈が行われた後に発明者の特定を訂正することは、連邦巡回控訴裁判所の判断と矛盾しないものとされた。したがって、地方裁判所は、明らかに矛盾する立場という第一の要件を満たしていると判断するという誤りを犯した。
連邦巡回控訴裁判所は、イージェネラが第二の要件を満たしていないと判断し、裁判所にイージェネラの従来の立場を認めさせました。連邦巡回控訴裁判所は、米国特許商標庁が発明者を除外するにあたり、いかなる説得も行われなかったと指摘しました。最終的に、連邦巡回控訴裁判所はイージェネラに不当な利益は認められなかったと判断しました。
連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が各要素に関して法的に誤りを犯したと結論付け、司法上の禁反言を適用して地方裁判所の無効判決とそれに伴う費用裁定を取り消し、さらなる手続きのために差し戻したことは、地方裁判所が裁量権を乱用したと裁定した。