請求の修正理由は均等論に関連しないため、均等論が適用される

2020 年 8 月 4 日 / 訴訟

In バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社対10Xジェノミクス社, [2019-2255, 2019-2285]（2020年8月3日）において、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許第8,889,083号の侵害判決および陪審による損害賠償額の全額を支持したが、米国特許第8,304,193号および第8,329,407号の主張されたクレームに関する地方裁判所の解釈を覆し、これらの特許の侵害判決を取り消した。連邦巡回控訴裁判所は、10Xの被疑製品が適切なクレーム解釈に基づき'407特許および'193特許を侵害するか否かの争点について、新たな審理を行うよう差し戻した。

連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が均等論に基づきクレームが侵害されていないとするJMOLの主張を正当に否定したと判断した。連邦巡回控訴裁判所は、均等論における2つの制限、すなわち審査経過禁反言と無効を指摘し、均等論の範囲が広範であるため、この制限は事実上排除されると判断した。

審査経過禁反言は、特許出願人が審査中に特許性に実質的に関連する理由でクレームの範囲を狭めたときに発生し、元のクレームと修正されたクレーム間の領域内のすべての均等物の放棄の推定を生じさせます。

この推定は、特許権者が審査経過禁反言に対する以下の「例外」のいずれかが適用されることを証明できれば覆すことができます。

改正の根拠は、問題となっている同等のものと接線的な関係しか持たない。
申請時点では同等のものは予測できなかった
特許権者が同等のものを記載したとは合理的に予想できないことを示唆する他の理由もありました。

地方裁判所は、問題となっている補正は被告の均等物とわずかに関連しているに過ぎないため、本件には審査経過禁反言は適用されないと判断した。裁判所は、審査過程において、発明者は自らのシステム内のマイクロチャネルを、キャリア流体と反応するフッ素化された先行技術のマイクロチャネルと区別しようとしたと論じた。地方裁判所の見解では、補正の客観的に明白な理由は、フッ素化されたマイクロチャネルとフッ素化特性を持たないマイクロチャネルを区別することであった。地方裁判所は、10Xのような被告製品（製品中で機能せず、マイクロチャネルと反応しない微量または無視できる量のフッ素を含む）は、均等論に基づく「非フッ素化」の制限を満たす可能性があると結論付けた。連邦巡回控訴裁判所は、発明者がフッ素でコーティングされたマイクロチャネルを放棄したことを指摘し、これに同意した。目的のために — 含まれているものではない僅少システム内のマイクロチャネルの機能に影響を与えない量のフッ素。」

接線性に関する調査の核心は、依然として、審査経過記録から読み取れる特許権者による範囲を狭める補正の客観的に明白な理由であり、審査経過記録によれば、補正の理由はキャリア流体と反応するマイクロチャネルを区別することであったことが明らかである。したがって、審査経過は適用されない。

特許侵害に関して、連邦巡回控訴裁判所は、特許侵害は均等論の適用を排除する例外事項や閾値決定ではなく、提示された証拠と主張された均等論に基づき、均等性が欠如しているとの法的結論であると説明した。控訴審において、10Xは、「フッ素化」と「非フッ素化」は「正反対」であり、フッ素化マイクロチャネルは非フッ素化マイクロチャネルの「対極」であるため、バイオ・ラッドには均等論を適用できないと主張した。連邦巡回控訴裁判所は、表面的には上訴の余地はあるものの、この主張は最小限の精査でさえも成り立たないと判断した。

連邦巡回控訴裁判所は、適切な審理は、フッ素含有量が無視できるマイクロチャネルが、フッ素含有量の低いマイクロチャネルと同等の機能を、同じ方法で、そして同じ結果を達成すると、合理的な陪審員が判断できたか否かであると述べた。専門家の証言を含む裁判で提出された証拠に基づき、連邦巡回控訴裁判所は、合理的な陪審員であれば、0.02%のカイナーを含むマイクロチャネルとフッ素含有量の低いマイクロチャネルとの間に実質的な違いがないと判断できたであろうという地裁の結論は正しいと判断した。

'407特許および'193特許の侵害に関しては、クレームの前提部分が限定事項であるか否かが争点となった。10Xは、地方裁判所が前提部分をクレームの限定事項ではないと誤って扱ったと主張し、連邦巡回控訴裁判所もこれに同意した。連邦巡回控訴裁判所は、 トムトム社対アドルフ、790 F.3d 1315, 1324 (Fed. Cir. 2015)）において、連邦巡回控訴裁判所は、前文の一部はクレームの限定であるが、他の部分はそうではないと判断した。連邦巡回控訴裁判所は、重要な点として、 トムトムだが、本件の序文は、二つの別々の部分にきちんとまとめることはできない。連邦巡回控訴裁判所は、序文の一部がクレーム本体における用語の使用の前提となる部分を提供していると正しく判断したが、これらの限定的な用語を序文の残りの部分から切り離して解釈できるという点には同意しなかった。問題の序文において前提として依拠された文言は、序文の残りの部分と絡み合っていた。したがって、連邦巡回控訴裁判所は侵害の認定を取り消し、より狭義の解釈に基づく侵害の判断を求めて差し戻した。