「半液体」は完全に不確定

2020 年 8 月 1 日 / 訴訟

In IBSA Institut Biochemique, SA 対 Teva Pharmaceuticals USA, Inc.、[2019-2400]（2020年7月31日）において、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許第7,723,390号の請求項1、2、4、および7～9が35 USC § 112に基づき不明確であるため無効であるという地方裁判所の決定を支持した。

控訴の中心は、独立請求項1に記載されている「半液体」の解釈をめぐる両当事者の争いであった。IBSAは、「半液体」という用語は「半液体、すなわち固体と液体の中間の粘稠度を有する」という意味に解釈すべきであると主張した。Tevaは、「半液体」という用語は不明確であり、「固体、ペースト状、ゲル状、スラリー状、ガス状ではない物質」と解釈すべきであると主張した。

地方裁判所は、IBSA が提案した解釈は記録によって裏付けられておらず、熟練した技術者が「半液体」の合理的に確実な意味を確かめることができなかったと判断しました。

連邦巡回控訴裁判所は、まず、請求項の文言を明細書および審査経過に照らして解釈した場合に、その文言が当業者に発明の範囲について合理的な確実性をもって説明していない場合、その請求項は不明確であるため無効であると指摘した。

連邦巡回控訴裁判所は、次にクレームの文言に着目し、「半液体」の意味が合理的に明確であるかどうかを判断した。いずれの当事者も、クレームの文言が「半液体」の意味を合理的に明確にしていないことについて、意味のある異議を唱えなかった。連邦巡回控訴裁判所は、クレームの文言は「半液体」が液体と異なることのみを明確にしていると判断した。

その後、連邦巡回控訴裁判所は明細書と審査経過を検討したが、それらは役に立たなかった。実際、かつて半液体のクレームが半液体のクレームに従属していたという事実は、半液体と半液体が同義語ではないことを証明した。

内的証拠では「半液体」の境界を確定できなかったため、連邦巡回控訴裁判所は外的証拠に目を向け、外的証拠では「半液体」に第 112 条に基づく明確な意味が与えられていないとする地方裁判所の判断に誤りはないと判断しました。

連邦巡回控訴裁判所は、内的証拠と外的証拠を総合しても、当業者に本発明の範囲を合理的な確実性をもって伝えることができないと結論付け、地方裁判所の判決を支持した。