機関の決定は不変ではなく、最終的な書面による決定は異なる可能性がある

In FanDuel, Inc.対Interactive Games LLC, [2019-1393] (2020年7月29日)において、連邦巡回控訴裁判所は、FanDuelが米国特許第8,771,058号のクレーム6が主張された先行技術に照らして自明であることを証明できなかったとするPTABの判断を支持しました。FanDuelは、審判部が最終書面決定において「新たな理論」を採用したことでAPAに違反したと主張しました。「新たな理論」とは、Walker、Carter、およびSlot Payouts Webpageの組み合わせは、クレームされた組み合わせを開示していないというものです。

連邦巡回控訴裁判所は、APAおよび適正手続きの遵守に関する重要な問題は、特許権者が審理で検討され、最終的に解決される問題について十分な通知を受けたかどうかであると述べた。さらに、ファンデュエルの主張には、審判部がファンデュエル自身の申立てにおける自明性の主張を取り上げ、却下する可能性があることを事前に知らされていなかったと付け加えた。

さらに、連邦巡回控訴裁判所は、審判部が本件においてどのように理論​​を変更したかを全く理解していなかった。連邦巡回控訴裁判所は、審理開始決定において、ファンデュエルがクレーム6の自明性に関する異議申立てで勝訴する合理的な可能性があると判断したが、これは1つの引用文献が争われている先行技術であるにもかかわらず、審判部が3つの引用文献の最終的な意義について何らかの立場をとったわけではないと述べた。また、審判部は審理開始決定においてファンデュエルの主張を支持するようなことは何も述べておらず、後にこれらの主張を却下することが理論の変更となるようなことはなかったと述べた。

連邦巡回控訴裁判所は、審判部が自明性を理由に知的財産権侵害訴訟を開始した後、最終的に申立人が争点となった請求項が自明であることを示す優勢な証拠を提示していないと判断することに、本質的に矛盾はないと述べた。連邦巡回控訴裁判所は、このようなケースはある程度頻繁に発生しており、審判部が「記録をさらに精査し、当初の傾向が間違っていたと確信した場合、実体に関する見解を変更する」ことを促していると指摘した。

連邦巡回控訴裁判所はまた、特許権者が参考文献の開示内容に関する反証を提出しなかったことで、参考文献が当業者に何を教示または示唆するかを審判部が自ら判断する能力が何らかの形で制限されたというファンデュエルの主張を却下した。連邦巡回控訴裁判所は、請願者には常に無効性の立証責任があり、特許権者は答弁書を提出する必要すらないことから、特許権者の答弁書だけでは審判部が最終書面決定において取り扱うべき争点の範囲を限定するものではないと指摘した。

連邦巡回控訴裁判所は、ファンデュエルが申立書を提出した時点で、審判部がこれらの参考文献がファンデュエルが主張する内容を教示するか否かを判断することを通知されていたと結論付けました。審判部は最終的にまさにそのように判断しました。このような判断によってAPA違反が生じることはありません。審判部が本件において主張した新たな理論は、ファンデュエルが申立書で提示した論拠と証拠を評価したに過ぎません。

実質的な問題に関しては、連邦巡回控訴裁判所は、FanDuel が請求項 6 が自明であることを証明できなかったという審判部の主張に同意した。