表面上の合意はコンドーム会社の攻撃を防げなかった
In オーストラリアン・セラピューティック・サプライズ社対ネイキッドTM社, [2019-1567]（2020年7月27日）において、連邦巡回控訴裁判所は、コンドームの商標「NAKED」に関するNaked社の米国登録番号3,325,577の取消を求めるAustralian社の請願に対するTTABの棄却決定を取り消し、差し戻した。
審判部は、正式な書面による合意は存在しなかったものの、当事者は電子メールによるやり取りを通じて非公式な合意を締結したと判断した。オーストラリアン社は、未登録の商標を米国で使用または登録しないことに同意し、ネイキッド社は米国でNAKED商標を使用し、登録することに同意した。審判部は、オーストラリアン社がネイキッド社に対し、オーストラリアン社がコンドームに関するNAKED商標の米国における権利を放棄したと合理的に信じ込ませたと判断した。
連邦巡回控訴裁判所は、審判部が、15 USC § 1064に基づく取消訴訟を提起するための要件を、15 USC § 1064に基づく訴訟原因の法定権利ではなく「当事者適格」の観点から議論し、審査を進めたと述べた。 新たに オーストラリア人が第1064条に基づく法定訴訟原因の権利を確立したかどうか。第1064条は、請願者が登録商標によって「損害を受けている、または受けることになると信じる」場合、請願者は登録商標の取消を求めることができると規定しています。
連邦巡回控訴裁判所は、オーストラリアン社に対し、第1064条に基づく訴訟原因を立証するために未登録商標に所有権を確立することを要求した審判部の要件は誤りであると判断した。第1064条及び連邦巡回控訴裁判所の判例のいずれも、審判部における訴訟原因を立証するために、申立人が自社の商標に所有権を有することを要求していない。例えば、業界団体は、商標に所有権を有していなくても、商標登録に異議を申し立てる権利を有する場合がある。
連邦巡回控訴裁判所は、オーストラリアン社が未登録商標の使用権および登録権を契約により放棄したと審判部が判断したと述べたが、商標の使用権を契約により放棄したとしても、申立人が審判部において商標に異議を申し立てることを妨げるものではないと述べた。連邦巡回控訴裁判所は、合意によってオーストラリアン社が最終的に実際の損害を立証することが禁じられる可能性があるものの、第1064条は損害の確信のみを必要とすると指摘した。
連邦巡回控訴裁判所は、第 1064 条およびその判例のいずれも、取消手続きにおける申立人が、手続きに対する現実の利害関係および損害の確信を証明するために、自社の商標に対する所有権を有していることを証明する必要はないと結論付けました。
連邦巡回控訴裁判所は、実質的利益と損害に対する合理的な確信の問題について、請願者の申請が、争われている商標との混同の可能性に基づいて登録を拒否された場合、または請願者が争われている商標を使用して製品を製造および販売している場合、そのような利益が存在すると述べた。
連邦巡回控訴裁判所は、オーストラリアン社が未登録商標の登録出願を2度提出したこと、そして米国特許商標庁（USPTO）がネイキッド社の登録商標との混同の可能性を理由に両出願の登録を拒否したことから、オーストラリアン社は本件訴訟に真の関心を示していると述べた。オーストラリアン社の登録出願、USPTOによる登録拒否、そしてUSPTOによる審査停止は、オーストラリアン社が第1064条に基づく法定要件を満たしているという結論を裏付けている。
ネイキッド社は、オーストラリアン社が最初の申請を放棄し、2番目の申請は提出後に当事者適格を確立するための無駄な試みであったため、オーストラリアン社の申請は第1064条に基づく訴因を裏付けるものではないと主張した。ネイキッド社はさらに、「係属中の申請を所有しているだけでは、それ自体が他の申請に異議を申し立てる当事者適格を付与するものではない」と主張した。
連邦巡回控訴裁判所は納得しなかった。連邦巡回控訴裁判所は、商標権者が出願手続きを放棄したからといって商標権を放棄するわけではないと指摘した。また、オーストラリアン社が米国で行った広告および販売も、真の利益と損害に対する合理的な確信を裏付けていると指摘した。
ネイキッドは、オーストラリアのマーケティングと広告活動が「孤立している」、「限定されている」、「僅少」であり、その売上は「散発的」かつ「名目上」である。しかし連邦巡回控訴裁判所は、第1064条は商業活動の最低限の基準を定めておらず、その定義を拒否したと述べた。
連邦巡回控訴裁判所は、審判部で確定した事実に基づき、オーストラリア人は取消手続きに実質的な利益を有し、損害が発生すると合理的に確信していたため、登録商標の取消を求める法定要件を満たしていると結論付けました。