PTABは、IPRにおける修正クレームの審査において、§102および§103に限定されない。

ボトムラインアップフロント：

連邦巡回控訴裁判所は、PTAB が IPR における修正または代替のクレームを検討する際には § 101 を検討できる (そして間違いなく § 112 も) と結論付けました。

Uniloc 2017 LLC 対 Hulu LLC:

In Uniloc 2017 LLC 対 Hulu LLC, [2019-1686]（2020年7月22日）連邦巡回控訴裁判所は、代替クレームが35 USC 101に基づき特許取得不可能であるという理由で、Uniloc 2017の修正申立てをPTABが却下したことを支持した。

IPRの期間中、特許権者は、異議の対象となった特許請求項を取消する特許修正申立てを1件提出し、異議の対象となった請求項ごとに合理的な数の代替請求項を提案することができる。§316(d)(1)。IPRの終了時に、特許長官は、新規または修正された請求項を記載した証明書を発行する。 特許取得可能と判断された 特許に組み込む。§318(b)。

PTABは、最終書面決定において、異議を申し立てられた当初のクレームが特許を取得できない理由を説明するとともに、Unilocのクレーム修正動議を却下し、代替クレームが米国特許法第35編第101条に基づく非法定主題に向けられていることをHuluが証拠の優越性によって示したと結論付けた。

不適格性が、PTAB が修正申立てを却下した唯一の根拠でした。

連邦巡回控訴裁判所は、この訴訟は議論の余地がないとの主張を却下し、PTAB が提案された代替クレームが § 101 の適格性を有するかどうかを検討する権限を有するかどうかを検討し、PTAB は法律により、Uniloc が提案した代替クレームが § 101 の適格性を有するかどうかを評価し、クレームが不適格であると判断した場合は修正動議を却下する権限を有すると結論付けました。

ユニロックは、PTABは、提案された代替クレームの審査において、§311(b)に規定される新規性または自明性に限定されていると主張した。しかし、連邦巡回控訴裁判所は、PTABが、提案された代替クレームの審査において§311(b)によって限定されないという結論を正しく下したと判断した。
IPR、および§ 101 の適格性を考慮する可能性がある。

連邦巡回控訴裁判所は、この決定は知的財産権法の文言、構造、歴史によって裏付けられており、これらは、特許審判部が第311条(b)に規定されている根拠よりも広範囲に代替クレームの提案を審査することを認めるという議会の明確な意図を示していると述べた。

連邦巡回控訴裁判所は、IPR法はPTABに対し、提案された代替クレームの「特許性」を判断することを明確かつ繰り返し要求していると述べた。連邦巡回控訴裁判所は、第311条は既存の特許クレームの審査に限定されており、提案された特許クレームには適用されないため、議会は第311条を、第102条および第103条に基づき、PTABによる提案された代替クレームの審査を、新規性喪失および自明性に限定することを意図していなかったと述べた。連邦巡回控訴裁判所は、第311条は訴訟手続きの申立段階に適用され、第316条のような裁定段階の別個の規定には適用されないため、IPR法の構造と立法史がこの結論を裏付けていると述べた。最後に、連邦巡回控訴裁判所は、IPR法の立法史にこの結論の根拠を見出した。