ライセンシーがマークを怠ったため、特許権者の訴訟前損害賠償3.5万ドルの請求は棄却された。

In Packet Intelligence, LLC 対 NetScout Systems, Inc. [2019-2041]（2020年7月14日）において、連邦巡回控訴裁判所は、訴訟前の損害賠償として350万ドルを命じた地方裁判所の判決を覆し、その賠償額の増額も取り消しましたが、その他のすべての点では地方裁判所の判決を支持しました。

連邦巡回控訴裁判所は、被疑侵害者は、表示義務の対象となる無標特許物品であると考える製品を明確に示すという当初の立証責任を負っていると指摘した。この当初の立証責任は「低いハードル」であり、被疑侵害者は、特定のライセンシーが特許を実施していると考える特定の無標製品を販売していることを特許権者に通知するだけで十分であった。その後、特定された製品が問題となっている特許を実施していないことを証明する責任は特許権者に課される。

NetScoutは、Packet Intelligenceのライセンシーの無標製品であるMeterFlowが特許を実施していないことを証明できなかったため、Packet Intelligenceは訴訟前の損害賠償を受ける権利がないと主張した。連邦巡回控訴裁判所は、 北極猫Packet Intelligenceは、NetScoutが特定したMeterFlow製品が特許の少なくとも1つの請求項を実施していないことを証明する責任を負いました。Packet Intelligenceは、特許の請求項における限定事項とMeterFlow製品の機能とを一致させる実質的な証拠を陪審員に提示できなかったため、NetScoutは、特許侵害に基づく訴訟前の損害賠償について責任を負わないという法的判決を受ける権利を有します。

パケット・インテリジェンス社はさらに、表示義務の対象とならない2つの方法特許が、訴訟前損害賠償の根拠となると主張した。しかし、連邦巡回控訴裁判所は、方法クレームは、クレームされたプロセスを実行可能な装置の単なる販売では直接侵害されないと指摘し、これに同意しなかった。したがって、パケット・インテリジェンス社は、'789特許を侵害したとされるソフトウェアの販売を、'725特許および'751特許でクレームされた方法の販売として単純にカウントすることはできなかった。パケット・インテリジェンス社は、クレームされた方法が実際に使用され、したがって侵害されたという証拠を提示する必要があった。連邦巡回控訴裁判所は、損害賠償額の根拠がクレームされた方法のいかなる内部使用の主張にも対応していないと指摘し、ネットスカウト社による内部使用が損害賠償額の全額を正当化することを示すパケット・インテリジェンス社の主張を却下した。

持ち帰り：

特許所有者は、ライセンシーによるマーキングを監視する必要があり、侵害者として告発された者から異議を申し立てられた場合には、損害賠償を受ける権利があることを常に完全に証明することを忘れてはなりません。