協力と協調的な努力が共同発明の実現につながる
In ダナ・ファーバー癌研究所対小野薬品工業、[2019-2050]（2020年7月14日）において、連邦巡回控訴裁判所は、ゴードン・フリーマン博士とクライヴ・ウッド博士を米国特許第7,595,048号、第8,168,179号、第8,728,474号、第9,067,999号、および第9,402,899号に追加するという地方裁判所の決定を支持しました。
この控訴は、がん治療分野における画期的な研究をめぐる発明者権をめぐる争いに関連しています。争点となっている各特許は、T細胞上の特定の受容体-リガンド相互作用を標的とする抗体を投与することによりがんを治療する方法を主張しています。
小野氏は、以下の2つの根拠から地方裁判所の判決に異議を唱えている。
- 地方裁判所による概念の法的分析、および;
- 地方裁判所による発明者に関する事実認定。
連邦巡回控訴裁判所は、各論点に順に対処し、まず共同発明とは、対処すべき問題を解決するために協力する 2 人以上の人物による共同作業の成果にすぎないと説明しました。
共同発明者になるには、次の条件を満たす必要があります。
- 発明の着想または実用化に何らかの重要な形で貢献する。
- 請求項に記載された発明に対して、その貢献を発明全体の規模と比較して、質的に重要でないとは言えない貢献をすること。
- 実際の発明者に、よく知られている概念や現在の技術水準を単に説明するだけでは不十分です。
共同発明者となるために必要な発明貢献の量や質に明確な下限はありません。共同発明者となるには、物理的に一緒に、あるいは同時に発明に取り組んでいなくても、また、それぞれが同じ種類や量の貢献をしていなくても、共同発明者となることができます。
連邦巡回控訴裁判所は、共同発明者の審査において着想は試金石であり、アイデアが明確かつ永続的であり、当業者が発明を理解できる程度にまで達した時点で着想は完了すると指摘した。しかしながら、発明者が着想を完了するためには、発明が意図された目的にかなうかどうかを知る必要はない。発明が実際に機能するかどうかの検証は、発明の実施化の一部であるからである。
連邦巡回控訴裁判所は、発明の着想日前に公開された研究は、発明の着想への重要な貢献とはみなされないという規則の採用を拒否しました。このような規則は、共同研究の現実、特に共同研究は一般的に一定期間に及び、複数の貢献を伴う場合があるという現実を無視するものです。さらに、単に先行技術の状況を他者に知らせただけでは、共同発明者とはなりません。共同研究と協調的努力こそが共同発明者となるための条件ですが、共同発明者が発明の全体ではないアイデアを他者に開示したとしても、共同研究の成果は否定されません。
連邦巡回控訴裁判所は、各特許に対する地方裁判所の事実分析に対する一連の異議を却下し、フリーマンとウッドは共同発明者であると結論付けて、地方裁判所の判決を支持した。