委員会は、実質的な判断を下すために、明らかな請求の誤りを修正すべきである

In Fitbit社対Valencell社、[2019-1048]（2020年7月8日）において、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許第8,923,941号の請求項3～5は、生理学的および運動関連情報を含むデータ出力を生成する方法に関して特許を受けることができないものではないとするPTABの決定を取り消しました。

審判部は、Fitbit社が提案した「アプリケーション固有インターフェース（API）」という用語の解釈を審判部が却下したという理由のみに基づき、請求項3は特許性がないわけではないと判断しました。審判部は、主張された自明性の根拠に基づいて請求項3の特許性について審査しませんでした。

連邦巡回控訴裁判所は審判部の解釈に同意し、Fitbitのより広範な解釈を却下した。しかし、連邦巡回控訴裁判所は、アプリケーション固有のインターフェースとアプリケーション・プログラミング・インターフェースの違いは重要ではない可能性があると指摘した。

審判部は、主張された自明性の根拠に基づき、請求項3の解釈に基づく特許性について審査を行わなかった。審判部は、「アプリケーション固有のインターフェース（API）」の意味に関するFitbitの立場を却下することにより、特許性に関する調査は終了したと判断し、最終書面決定により、請求項3は特許性がないものではないと判断した。

連邦巡回控訴裁判所は、審判部がFitbitのクレーム解釈を採用しなかったため特許性の問題は決定されたと判断したのは誤りであると判断した。自明性の根拠を判断せずに、最終書面決定によってクレーム3が「特許性がないわけではない」と判断するのは不適切であった。

請求項4及び5については、審判部は最終書面決定において、請求項4及び5は特許不適格ではないと判断した。その理由は、「出願」という用語に先行技術の根拠がないため、審判部は請求項の意味を判断できないというものである。審判部は、証拠と論拠が存在する引用文献を適用せず、請求項の意味は「推測的」であると述べた。

両当事者は、先行技術の根拠の欠如はクレームの番号付けの誤りに起因するものであり、審判部は訂正を拒否した点に同意した。連邦巡回控訴裁判所は、審判部はクレームの意図された意味は「合理的な議論の対象」であると述べているものの、議論はなかったと認識していると述べた。むしろ、本件審理の当事者は、誤りとその訂正について合意している。審判部は、当事者の統一的な立場を受け入れず、クレーム4がクレーム3に従属するという誤りを訂正することを拒否した点で誤りを犯した。この訂正により、「出願」の先行技術の根拠が欠如しているというクレーム4および5の拒絶理由は消滅する。

連邦巡回控訴裁判所は、特許性に関する最終書面決定の根拠としてこの誤りを扱う当局の方法は合理的な解決策ではなく、特許性の問題を解決するという当局の任務にそぐわないと結論付けました。

連邦巡回控訴裁判所はこれまで、クレームの解釈が困難な場合であっても、審判部に対し判決を下すよう圧力をかけてきた。本件では、裁判所はさらに踏み込み、審判部に対し、本案に関する判決を避けるのではなく、クレームの明らかな瑕疵を修正するよう要求した。