ジェネリック + ジェネリック = 保護可能な商標
In Booking.com最高裁判所は、争いのない2つの一般用語の組み合わせを、保護可能な商標として認定しました。「booking」と「.com」という用語が一般用語であることについては、どちらの当事者も争っていませんでした。問題は、一般用語の組み合わせが商標となり得るかどうかでした。USPTOは「いいえ」と回答し、EDVAはこれに反対し、4th 巡回裁判所は支持した。
この判決を理解するには、ジェネリック商品を証明する法的枠組みを理解することが重要です。具体的には、消費者がその用語を特定の商品やサービスの説明として認識できる場合、その用語はジェネリック商品とみなされます。 class 商品のことです。これには、関連する一般の人々が、その用語が商品の種類を表すものとして理解できるという証拠が必要です。例えば「エスカレーター」などです。
大多数は、この問題を、一般用語+.comが「包括的なルール」の問題であると特徴づけた。 常に 保護できない。最高裁判所は、代わりに、 できる 当該組み合わせが消費者に意味または出所の識別を認識させるという証拠がある場合、保護の対象となります。これは、「消費者が実際に当該用語をある区分の名称として認識しているのか、それとも当該区分に属する用語を区別できる用語として認識しているのか」という証拠を必要とする事実調査です。
実際、大多数の人は、消費者が商標とその出所との間に排他的なつながりを見出した場合、それが商標法の本質であると指摘しています。
その他の注目すべき観察事項:
- USPTOがこの件を控訴したのは興味深い。特に、商標審査手続マニュアル（TMEP）では、ドメイン名商標は商標として機能する証拠があれば登録可能であると規定されているからだ。TMEP 1215.02(a)（「ドメイン名で構成される商標は、情報源識別子として機能する場合にのみ、商標またはサービスマークとして登録可能である」）を参照。さらに、TMEPはbooking.comに関するUSPTOの立場と矛盾し、「それ自体にルールはない 出典を識別しないgTLDを一般的な用語に追加すると、 いかなる状況でも決して 登録可能な商標を作成するために機能する。」TMEP 1215.05（強調追加）。
- 最高裁判所が、USPTOが争わなかった複数の異なる認定について言及していることも注目に値します。これには、商標に対する消費者の認識に関する証拠の種類（例えば、調査結果など）が含まれます。Slip op、11、注6を参照してください。したがって、多数派は、Breyer判事が反対意見で懸念を表明したにもかかわらず、最高裁判所にはこれらの問題について議論する権限がなかったと判断しました。これらの問題が判決結果を変えたかどうかは不明ですが、これは、主張を慎重に保持し、どの主張を認めるかを検討する必要があることを改めて示唆しています。
- Booking.comは賢明にも、第1071条(a)に基づきEDVAに上訴しました。これは、USPTOに提出されていなかった新たな証拠を提示するためでした。この証拠は最高裁判所にとって説得力がありました。もしBooking.comが連邦巡回控訴裁判所による審査を求めていたならば、USPTOに提出された記録上の証拠のみを主張できたでしょう。
- USPTOは、第1071条の費用転嫁規定に基づいて弁護士費用を請求した。4th 巡回裁判所は、判例に基づいて報酬の支払いを拒否した。 シャンマスBooking.comにとって幸運なことに、最高裁判所は ナンクウェスト つまり、弁護士費用は特許法第145条の「費用」の定義から除外されるということです。もしこの問題が最高裁判所に持ち込まれていたら、おそらく同じ結果、つまりUSPTOの弁護士費用は第1071条の対象外となるでしょう。
- 特許検察官は、おそらくこの判決に驚かないでしょう。なぜなら、最高裁判所は、特定の状況下で 2 つの既知の要素を組み合わせると、特許を取得できる発明になる可能性があるという特許法の原則を採用したように思われるからです。