連邦巡回控訴裁判所、特許審判部に対し「知的財産権における特許請求の範囲の解釈をより厳格に行うよう」と勧告

In 蝸牛骨アンカーソリューションズAB対オーティコンメディカルAB、[2019-1105, 2019-1106]（2020年5月15日）において、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許第7,043,040号の請求項4～6および11～12は特許を受けることができないとし、請求項7～9は特許を受けることができないというものではないというPTABの判断を支持し、請求項10は特許を受けることができないというものではないという判断を取り消して差し戻した。

クレーム4～6および11～12に関して、コクレアは、「片側難聴のリハビリテーション用」という前文はクレームの限定として扱われるべきであると主張した。連邦巡回控訴裁判所は、一般的に、前文が本質的な構造または手順を記載している場合、またはクレームに生命、意味、および活力を与えるために必要な場合には、発明を限定すると指摘した。しかし、前文の文言が単に請求項に係る発明の利点または特徴を称賛しているだけでは、それらの利点または特徴が特許上重要であると明確に依拠していない限り、クレームの範囲を限定するものではない。 

特許権者がクレーム本体において構造的に完全な発明を定義し、その発明の目的または意図された使用法を述べるためだけにプリアンブルを使用している場合、プリアンブルは発明を限定するものではない。連邦巡回控訴裁判所は、プリアンブルは単にクレームされた補聴器の意図された使用法を述べたものであり、クレームされた装置の構造を特定するものではないと結論付けた。

さらに、この用途自体は、請求項に係る発明の進歩性または特許上区別できる側面とはならない。なぜなら、「片側難聴のリハビリテーション」は、先行技術の骨伝導補聴器の従来の用途であったからである。さらに、請求項の本文には補聴器の構造に関する記述のみが記載されており、前文には追加の構造は示されていない。

クレーム4～5に関して、コクレア社は審判部が「特に適合した」が通常の意味を有すると結論付けたのは誤りであると主張した。連邦巡回控訴裁判所はこの主張を退け、コクレア社が補聴器の設計者または製造者の特定の意図または目的をその文言に必要と示唆している限りにおいて、それは誤りであると指摘した。連邦巡回控訴裁判所は、クレーム用語「適合した」は、一般的に、記載された機能を実行するために「作られた」、「設計された」、「構成された」という意味であり、その句の解釈に主観的な要素を持ち込むものではないと判示した。コクレア社が構成の客観的な特徴を示唆している限りにおいて、審判部の通常の意味の解釈を過度に広範に解釈しているわけではない。

請求項7～10については、審判部は、これらの請求項がミーンズ・プラス・ファンクションの要素を含んでいるため、先行技術分析を行うことができないと判断した。連邦巡回控訴裁判所は、審判部は請求項7～9については誤りを犯していないが、請求項10については誤りを犯していると判断した。

連邦巡回控訴裁判所は、請求項10は重要な点で異なっていると判断した。それは、  手段プラス機能形式の請求項要素。請求項10は、「少なくとも1つの指向性依存型マイクロフォンおよび／またはor したがって、請求項10は、他の手段プラス機能請求項とは異なり、信号処理手段のスタンドアロンの代替手段、すなわち、請求項に記載の指向性手段を実行するための明確な構造である指向性依存型マイクロフォンも記載している。

審判部は、クレーム中の信号処理手段の代替手段の存在のみに依拠して先行技術分析が不可能であると判断しましたが、これは誤りです。たとえクレーム10が不明確であったとしても、そのような結論は、クレーム10の代替手段のいずれかが先行技術に先行していないか、あるいは主張された根拠に基づいて自明であったかを判断するために先行技術と比較することが不可能であることを意味するものではありません。