連邦巡回控訴裁判所、チョークペンシルの保護を抹消
In ラナード・トイズ・リミテッド対ドルゲンコープLLC, [2019-1781](2020年5月14日)において、連邦巡回控訴裁判所は、ラナードの米国特許第D671167号の侵害、著作権登録番号VA 1-794-458の侵害、トレードドレス侵害、ならびに法定法および慣習法上の不正競争に関する請求に関して、被告に有利な略式判決を支持した。
被告は、その製品を設計する際に、ラナードチョークペンシルを「参考サンプル」として使用しました。
ラナードは以下を訴えた:
- 著作権侵害
- 意匠特許侵害
- トレードドレスの侵害
- 連邦法および州法に基づく法定および慣習法上の不正競争。
すべての請求に関する略式判決を求める反対申立てにおいて、地方裁判所は被告の申立てを認め、被告の製品は D167 特許を侵害しておらず、'458 著作権は無効であり Ja-Ru の製品によって侵害されておらず、Ja-Ru の製品は Lanard のトレードドレスを侵害しておらず、Lanard の不正競争の請求はその他の請求が失敗したため失敗したと判断しました。
意匠特許が侵害されているかどうかを判断するには、次の 2 つのテストが必要です。
- 裁判所はまず請求を解釈してその意味と範囲を決定します。
- 次に、事実認定者は、適切に解釈された主張を、告発された設計と比較します。
特許対象デザインと被告デザインを比較する際には、「通常の観察者」テストが適用されます。 すなわち購入者が通常注意を払う程度の注意を払った通常の観察者の目に、二つの意匠が実質的に同一であり、かつ、その類似性が観察者を欺き、一方を他方であると誤認させて購入させるほどである場合、侵害が認められる。侵害の分析においては、被疑製品を商業的な実施形態ではなく、特許意匠と比較する必要がある。
控訴審において、ラナードはまず、地方裁判所が機能性と新規性の欠如を理由に意匠の要素を排除したことでクレーム解釈に誤りがあると主張した。次に、裁判所が全体的な意匠の比較ではなく要素ごとの比較を行ったことで侵害分析に誤りがあると主張した。最後に、裁判所が侵害を評価する際に、却下された「新規性の点」テストを用いたと主張した。
連邦巡回控訴裁判所は、デザインが機能的要素と非機能的要素の両方を含む場合、特許に示されているデザインの非機能的側面を特定するためにクレームの範囲を解釈する必要があると述べ、地方裁判所がクレーム解釈の指示を「完全に」遵守したと判断した。
保護対象の範囲を明確にするため、裁判所は意匠の機能的特徴に加え、筆記具全体の機能的目的（その比率を含む）を考慮し、「円錐状の先細り部分」、「細長い本体」、「フェルール」、「消しゴム」、「筆記具としてのデザインの機能的目的」、「デザインの全体的な厚さ」、「先細りの端部の円形開口部」といった機能性を考慮しました。地方裁判所は、「消しゴムの円柱形状、フェルールの特定の溝付き外観、円錐状の部分の滑らかな表面と直線的な先細り、そしてこれらの要素間の特定の比例的な大きさ」を含む、各機能的要素の装飾的側面を綿密に認めました。
連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が「クレームされた意匠の様々な特徴を、被疑侵害の意匠及び先行技術との関係において指摘することが有益である」という同裁判所の指示を考慮し、審査官がD167特許の表面に引用した多数の先行技術文献、並びに被告らが指摘した他の意匠（いずれも鉛筆の形状及び意匠に関するもの）を考慮したことを指摘した。したがって、地方裁判所は、「ラナードの意匠の全体的な外観は、様々な要素の相互関係における正確な比率、フェルールのサイズ及び装飾、並びに円錐状の先細り端部の特定のサイズ及び形状においてのみ、本先行技術と区別される」と認定した。
そうすることで、地方裁判所は、ラナードが「デザインのチョークホルダー機能」をクレームの解釈に持ち込むことで自社の特許を先行技術と区別しようとする試みを具体化し、却下した。
連邦巡回控訴裁判所は、裁判所がラナード事件の問題点は、当該意匠の類似性が、機能的であるか、あるいは先行技術において既に確立されている点に起因している点にあると指摘したと述べた。地方裁判所は、「通常の観察者は、クレームされた意匠と先行技術とが異なる点に注目し、それによって特許対象意匠と被疑意匠の区別が容易に明らかになるであろう」と判断した。
地方裁判所は、提出された証拠に基づいて、従来技術を考慮すると、一般の観察者が被告のデザインが特許取得済みのデザインと同一であると信じることは、合理的な事実認定者であれば誰も認めることはできないと判断した。
連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が全体のデザインと外観の比較「の代わりに」要素ごとの比較を行ったというラナード氏の主張を却下した。連邦巡回控訴裁判所は、「通常の観察者」テストは要素ごとの比較ではないものの、デザインが機能的側面と装飾的側面の両方を持つ場合があり、実際にそうである場合が多いという現実を無視するものではないと指摘した。「通常の観察者」テストにおいては、裁判所は装飾的な特徴を考慮し、それが全体のデザインにどのような影響を与えるかを分析しなければならない。連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所がまさにそのように行ったと述べ、特許の全体のデザインと被告製品の全体のデザインを比較する際に、裁判所は各要素における装飾的な違いが全体のデザインに対する通常の観察者の認識にどのような影響を与えるかを必然的に考慮したと指摘した。
地方裁判所は、正しい文脈、つまり装飾上の違いが全体のデザインに与える影響に分析の焦点を再び当て、「特許対象デザインと被告デザインの違いはより大きな重要性を持つ」と結論付けた。
連邦巡回控訴裁判所は、裁判所が侵害分析において「新規性の点」テストを復活させたというラナード氏の主張にも同意しなかった。連邦巡回控訴裁判所は、「新規性の点」テストが意匠特許侵害の独立したテストであるという考え方を否定してきたのは事実であると述べたが、特許意匠と被疑意匠を先行技術の文脈で検討することの重要性を疑問視したことは一度もないと付け加えた。連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が、新規性の点を考慮する必要性と、一般の観察者が全体的な意匠をどのように見るかという点に焦点を当てることのバランスを正しく取ったと結論付けた。
連邦巡回控訴裁判所は、ラナードの立場は鉛筆の形をしたチョークホルダーを除外しようとしており、それによってD167特許の範囲が法的に保護されている「新しい、独創的な装飾的なデザイン」をはるかに超えているため、支持できないと結論付けました。
著作権問題に関して、連邦巡回控訴裁判所は、チョークホルダーが実用品であるという地方裁判所の見解に同意し、被告の見解にも同意した。ラナード社は、実用品であるチョークホルダーとは別個の、著作権の対象であるデザインに組み込まれた特徴を特定しておらず、実用品自体に対する著作権保護を主張しようとしているに過ぎない、という点についても同意見であった。連邦巡回控訴裁判所は、ラナード社は本質的に、鉛筆型チョークホルダーというアイデアのあらゆる表現に対する保護を主張しようとしているが、著作権保護は「アイデア」には及ばないと述べた。合衆国法典第17編第102条(b)。
トレードドレス問題に関して、連邦巡回控訴裁判所はまず、請求の構成要素を概説しました。トレードドレス侵害の訴訟で勝訴するためには、原告は以下の3点を証明しなければなりません。
- 2 つの製品のトレードドレスが紛らわしいほど類似していること。
- トレードドレスの特徴は主に非機能的なものである。
- トレードドレスが二次的な意味を獲得したということ。
地方裁判所は、ラナード社がラナードチョークペンシルが二次的意味を獲得したことを示す十分な証拠を提示できなかったと判断しました。ラナード社は、二次的意味の証拠として被告による模倣と自社の販売実績のみに依拠しており、地方裁判所は、その証拠は二次的意味を証明するのに「全く不十分」であると判断しました。ラナード社は、エンドユーザーと卸売業者および小売店を区別する証拠や主張、また販売員による製品販売促進活動の証拠を一切提示していませんでした。連邦巡回控訴裁判所は、この記録に基づき、地方裁判所がラナード社のトレードドレス侵害の請求に対して正当に略式判決を下したと判断しました。