審判部は請求項中の参照番号に依拠して先行技術の範囲を誤解した

In グリット・エナジー・ソリューションズLLC対オーレン・テクノロジーズLLC [2019-1063] (2020年4月30日)、連邦巡回控訴裁判所は、水圧破砕法で使用されるプロパントの排出システムに関する米国特許第8,585,341号の請求項が自明であるため特許性がないことをグリット・エナジーが立証する責任を果たしていないとするPTABの最終書面決定を取り消して差し戻しました。

控訴において、グリット・エナジーは、先行技術が'341の構成を開示していないとする審判部の判断は実質的な証拠に裏付けられていないと主張し、連邦巡回控訴裁判所もこれに同意した。引用文献には、一方のシャッターのスタッドがもう一方のシャッターのオリフィスと噛み合うことが開示されていたが、請求項5は、反対側のシャッターにあるスタッドとオリフィスを包含するほど広く記載されていた。連邦巡回控訴裁判所は、審判部の認定は請求項5の誤った解釈に基づいていると判断した。この誤った解釈は、請求項に括弧内の参照番号が含まれていることに起因している。連邦巡回控訴裁判所は、より限定的でない例への参照を含めることは、請求項によって提供される開示をその限定的でない例に限定するのではなく、実施形態を請求項に対応付けるものであると述べた。

この事件は、先行技術が明細書の明示的な記載を超える広範な請求項の範囲を認めたこと、および請求項中の参照番号がその範囲を制限していないと判断したことで注目に値する。