譲渡人禁反言は、知的財産権侵害訴訟で無効となった特許を復活させることはできないが、地方裁判所における異議申し立てから特許を守ることはできる。

In ホロジック社対ミネルバサージカル社 [2019-2054, 2019-2081] （2020年4月22日）連邦巡回控訴裁判所は、譲渡人禁反言は、譲渡人が、特許審判部による最終決定が、主張された特許請求を無効とする裁判所の支持に依拠することを妨げないという地方裁判所の判断を支持した。 当事者系 再審手続き、および譲渡人禁反言により譲渡人が地方裁判所で譲渡された第 2 の特許の無効を主張することを禁じられるという地方裁判所の決定要約判決。

ホロジック社とサイティック社は、子宮内膜アブレーションの処置および機器に関する米国特許第6,872,183号および第9,095,348号の特定の請求項を侵害したとして、ミネルヴァ・サージカル社を提訴しました。チャバ・トラカイ氏はこの技術を発明し、特許をノバシュア社に譲渡しました。ノバシュア社は後にサイティック社に買収されました。トラカイ氏はノバシュア社を退社し、ミネルヴァ社を設立して競合技術の開発に携わりました。

ミネルバは両特許について知的財産権侵害訴訟を提起したが、提起されたのは'183特許に対する知的財産権侵害訴訟のみであった。連邦巡回控訴裁判所は、請求項は特許取得不可能であるとする判断を支持した。地方裁判所は、'183特許が無効と判断されたため、損害賠償または差止命令の発付を却下した。地方裁判所は、'358特許の侵害について損害賠償を認めた。

連邦巡回控訴裁判所は、譲渡人禁反言の歴史を検証し、その限界を指摘しました。禁反言の対象となった当事者は、問題となっている特許の「有効性に異議を唱えることはできない」ものの、「譲渡人禁反言は、他の方法で自己を防御する能力を制限するものではない」と指摘し、「特許権者自身が、先行訴訟で無効と判断された特許を主張することを付随的に禁反言されていると主張すること」もその例外ではないとしました。連邦巡回控訴裁判所は、当裁判所の判例と、それが譲渡人禁反言の原則に課す限界に基づき、譲渡人禁反言は、ミネルバ社がホーロジック判決を根拠として、183特許の請求項が最初から無効であると主張することを妨げないと結論付けました。

連邦巡回控訴裁判所は、この状況におけるホロジックに対する不公平さを考慮し、ミネルバは地方裁判所で183特許の有効性に異議を唱えることは禁制であったものの、知的財産権侵害訴訟においてその有効性に異議を唱えることができ、譲渡人禁反言の原則を回避できたと指摘した。ミネルバには、AIAおよび連邦巡回控訴裁判所の判例に基づき、そうする権利があった。

連邦巡回控訴裁判所はホロジックの苦境を理解していたものの、それでも、'183特許の特許侵害の認定を受けてホロジックが要求した差止命令および金銭的救済を地方裁判所が拒否したことは裁量権の乱用ではないと結論付けました。

'348特許に関して、連邦巡回控訴裁判所は、譲渡人禁反言の原則を完全に放棄するよう求めるミネルバの要請を却下した。譲渡人禁反言は自動適用可能な広範な衡平法上の手段ではないことを認識しつつも、連邦巡回控訴裁判所は、本件においては衡平法上の適用が有利であるという地方裁判所の見解に同意した。連邦巡回控訴裁判所は、事実関係が前述の事件と類似していると判断した。 ダイヤモンドサイエンティフィック, シャムロック、および発明者が雇用主に対して広範な譲渡を実行し、雇用主を離れ、競合会社を設立または管理職に就き、申し立てられた侵害に直接関与しているその他のケース。

地方裁判所が譲渡人禁反言の原則を適用する際に裁量権を乱用しなかったため、連邦巡回裁判所は、'348 特許に関して無効がないとする地方裁判所の略式判決を支持した。