知的財産権の時効に関する誤った、あるいは故意に回避的な決定は審査の対象とならない

In Thryv, Inc.対Click-To-Call Technologies, LP、 [18-916] (2020年4月20日)、最高裁判所は、匿名通話技術に関する米国特許第5,818,836号の請求を無効とするPTABの最終書面決定を取り消した連邦巡回控訴裁判所の判決を取り消しました。

背景：§315(b)

Thryv, Inc.に関連する団体 当事者間 '836特許の審査において、特許権者であるClick-to-Callは、申立ては第315条(b)項に基づき時宜にかなっていないと主張しました。PTABはこれに異議を唱え、審査を開始し、最終的に第315条(b)項に基づく判断を繰り返し、特許の請求項のうち13件は特許性がないとする最終書面決定を下しました。Click-to-Callは審判部の第315条(b)項に基づく決定に対して控訴しました。連邦巡回控訴裁判所は、審判部による第315条(b)項の適用を司法審査の対象とみなし、申立ては時宜にかなっていないと結論付け、審判部の決定を取り消し、却下命令を付して差し戻しました。

最高裁判所は、USPTO の審理開始決定に対する司法審査を禁じる 35 USC §314(d) が §315(b) の時効に適用されると裁定し、連邦巡回裁判所の判決を取り消して差し戻しました。

異議申し立て、控訴、知的財産権

問題は、第315条(b)に基づく異議申し立てが、当局の「 当事者間 最高裁判所は、審査の必要がないと判断した。 クオッツォ 314条(d)は、少なくとも「手続開始決定に関連する法令の適用および解釈に密接に関連する」事項の審査を禁じている。なぜなら、315条(b)の異議申し立ては容易にその基準を満たすからである。315条(b)は、「 当事者間 「審査は開始できない」は、開始についてのみ明示的に規定しており、それ以上の規定はありません。

最高裁判所は、この結論は法律の目的と設計によって強く裏付けられていると述べた。議会は 当事者間 不良特許クレームを効率的に排除するための審査。しかしながら、第315条(b)に基づく控訴を認めると、特許性を判断する機関の手続きが中断され、不良特許が執行可能なまま残ってしまう。

最高裁判所は、第314条(d)の司法審査の禁止は、請願者が勝訴する合理的な可能性があるかどうかに関する米国特許商標庁の第314条(a)に基づく閾値判定に限定されるというClick-to-Callの主張を却下した。 クオッツォ その解釈にとって「致命的」である。

反対意見

ゴーサッチ判事とソトマイヨール判事は反対意見を述べ、多数派の誤りだけでなく、なぜ誤りなのかについても説得力のある説明を行い、「たとえそれがどれほど間違っていたとしても、あるいは意図的に回避的であったとしても、請願の適時性に関する局長の評価は常に審査の対象外となる」と述べた。ゴーサッチ判事とソトマイヨール判事によると、審査の対象外とされたのは、成功の合理的な可能性に関する当初の判断のみであり、これは最終書面決定の審査の一環として必然的に審査されることになる。

著者の見解

行政機関が専門分野外の法律問題（訴状の送達の意義など）を判断することを認めながら、裁判所による審査を禁じるのは、どうも間違っているように思われます。特許庁を審査から隔離することは誤った政策であり、行政機関を審査から隔離することは誤った前例です。