侵害訴訟が無意味と判断されても、それは勝利となる

ドラゴン・インテレクチュアル・プロパティ対ディッシュ・ネットワーク事件では、 [2019-1280, 2019-1284] (2020年4月21日)、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が控訴人が勝訴当事者ではないとの判断に誤りがあったとして、第285条に基づく弁護士費用の拒否を取り消して差し戻しました。

ドラゴン・インテレクチュアル・プロパティLLCは、DISH、SXM、その他8人の被告に対し、米国特許5,930,444号の侵害を主張して別々に訴訟を起こした。DISHは、 当事者系 審判部は'444特許の審査を開始し、その後SXMの併合請求を承認した。地方裁判所は、DISHとSXMに関する訴訟をIPRの解決まで停止したが、他の8人の被告についてはクレーム解釈を進めた。

地方裁判所でのクレーム解釈の後、Dragon、DISH、SXM、および他の8人の被告は非侵害で合意し、地方裁判所は、地方裁判所のクレーム解釈命令と当事者の合意に基づき、DISHとSXMを含むすべての被告に有利な非侵害の判決を下しました。その後、DISHとSXMは、35 USC § 285および28 USC § 1927に基づいて弁護士費用の請求を申し立てましたが、申し立てが解決する前に、Dragonは地方裁判所の非侵害の判決と、クレームが無効であるとする審判部の最終書面決定の両方に対して控訴しました。以前の判決で、連邦巡回控訴裁判所はIPRを支持し、非侵害の上訴を無効として棄却しました。差戻しにおいて、Dragonは非侵害の判定を無効として取り消すよう申し立て、地方裁判所はこれを認め、弁護士費用の申し立てに対する管轄権を保持しました。

地方裁判所は、DISHとSXMがDragonに対して「勝利を収めた」ことに同意したが、DISHとSXMは「実質的な救済」を受けていないため、どちらも勝訴当事者ではないと判断した。さらに、地方裁判所は「別の法廷での勝訴は、地方裁判所における弁護士費用の請求の根拠にはならない」と付け加えた。

連邦巡回控訴裁判所は、訴訟が本案ではなく手続上の理由で却下された場合でも、被告は勝訴当事者とみなされる可能性があると判示したと述べた。BE Technology事件における判決と同様に、連邦巡回控訴裁判所はDISHとSXMが勝訴当事者であると判断した。したがって、連邦巡回控訴裁判所は、控訴人らによる米国法典第35編第285条に基づく弁護士費用請求の申立てを却下した地方裁判所の命令を取り消し、差し戻した。

連邦巡回控訴裁判所は、控訴人らによる、米国特許法第285条に基づく弁護士報酬に知的財産権侵害訴訟の報酬が含まれるか否かを判断するよう求める申立てを却下した。連邦巡回控訴裁判所は、「控訴人が自発的に行った当事者系レビュー手続において発生した作業について、特許法第285条に基づき報酬を認める根拠は見当たらない」と述べ、地方裁判所の当初の判断に差し戻した。