意匠特許訴訟における主要引用文献の選択は、略式判決で解決すべきではない事実問題である

2020 年 4 月 20 日 / 訴訟

In Spigen Korea Co. Ltd. 対 Ultraproof, Inc., [2019-1435, 2019-1717] (2020年4月17日) 連邦巡回控訴裁判所は、携帯電話の訴訟に関する米国意匠特許第D771,607号、第D775,620号、および第D776,648号の3件の無効とする略式判決を破棄した。これは、地方裁判所が略式判決で重要な事実に関する真の争いを解決したためである。

'607特許の図3～5は、請求されたデザインを例示している。

'620特許は、'607特許に含まれる特定の要素を放棄しています。'620特許の図3～5は、請求された意匠を例示しています。

最後に、'648特許は、'607特許および'620特許に含まれる要素の大部分を放棄しています。'648特許の図3～5は、請求された意匠を例示しています。

ウルトラプルーフは、米国意匠特許第D772,209号を基準として、主な参考文献である米国意匠特許第D729,218号に照らして、当該意匠は法律上自明であると主張し、意匠特許の無効の略式判決を求める申立てを行った。

Spigen は、'218 特許が略式判決を排除する適切な主要な参照事項であるかどうかについて重要な事実上の争いがあると主張し、連邦巡回裁判所もこれに同意した。

意匠特許において、自明性の最終的な検討は、クレームされた意匠が、当該種類の物品を設計する通常の技能を有する設計者にとって自明であったか否かという点です。この検討は、根底にある事実認定に基づく法的問題です。根底にある事実上の問題の一つは、先行技術の意匠が「主要な参考文献」に該当するかどうかです。

「主要参考文献」とは、クレームされた意匠と基本的に同一の視覚的印象を与える単一の参考文献を指します。基本的に同一であるためには、問題となる意匠の全体的な視覚的外観に実質的な差異があってはなりません。クレームされた意匠に似せるために「大幅な変更」が必要となる場合、2つの意匠は「基本的に同一」ではありません。しかしながら、意匠に「わずかな差異」があるからといって、「基本的に同一」という判定が必ずしも妨げられるわけではありません。

裁判所の裁判官は、二つの意匠が基本的に同一の視覚的印象を与えるかどうかをほぼ本能的に判断できるものの、略式判決の段階では事実認定を自由に行うことはできない。したがって、証拠に基づき、合理的な陪審員が動議を提出していない当事者に有利な評決を下す可能性がある場合、裁判所は判決を保留し、自明性の略式判決を却下しなければならない。