審判部は、補正されたクレームの特許性に関する新たな問題を特定することができるが、当事者に通知する必要がある。

In ナイキ社対アディダス社, [2019-1262] (2020年4月9日) 連邦巡回控訴裁判所は、ナイキが代替クレーム47～50に対する長年の必要性を立証できなかったとする審判部の判定を支持したが、審判部の特許不可能性に関する理論についてナイキに通知されていなかったため、代替クレーム49に関する自明性の審判部の決定を取り消した。

本件は、米国特許第7,347,011号に関するもので、この特許は、様々な経編みまたは緯編みの工程を用いて編まれた織物から作られたテキスタイル「アッパー」を有する履物製品を開示している。本件は、前回の控訴審における差戻し後の控訴であり、連邦巡回控訴裁判所は、ナイキの修正申立てを却下した審判部の決定を一部支持し、一部破棄した。ナイキは、クレーム47～50の代替申立ての却下に対し、再び控訴している。

代替請求項49は、編み地において「編み目を省略することによって形成された」靴ひもを通すための「開口部」を有する編み地アッパーを記載している。アディダスは、代替請求項49に異議を唱え、3つの先行技術文献、すなわち米国特許第5,345,638号（ニシダ）、米国特許第2,178,941号（シュースラーI）、および米国特許第2,150,730号（シュースラーII）を組み合わせれば自明であると主張し、特にニシダは代替請求項49において開口部が「編み目を省略することによって形成された」という限定を開示していると主張した。審判部は、ニシダは請求項49に記載されているような編み目を省略することによって形成された開口部を開示していないが、本審理における記録上の別の先行技術文献は、開口部を形成するために編み目を飛ばすことは周知の技術であることを示していると判断した。

ナイキは、この判断に異議を唱える機会がなかったため、控訴した。連邦巡回控訴裁判所は、審判部は suasponte 記録されている先行技術に基づいて、提案された代替クレームの特許性の問題を特定する。審判部が suasponte 提案された代替クレームの特許性に関する問題を特定する場合、35 USC § 318(a) に基づいて最終決定を下す前に、その問題を通知し、当事者に応答する機会を与える必要があります。

本件は修正申立を伴うため、連邦巡回控訴裁判所は、審判部は申立人が修正申立書または修正申立書に対する反対意見において提起した論拠や理論に拘束されるべきではないと結論付けた。しかしながら、連邦巡回控訴裁判所は、審判部が提案された代替クレームの特許性を判断する際に、知的財産権記録以外の情報を参照できるかどうかという問題については、別の機会に検討することに留保した。

審判部は、 スペンサーAPAおよび連邦巡回裁判所の判例法の通知規定では、審判部は、 スペンサー 当事者が最終決定を下す前に回答する機会が与えられ、 スペンサーAPA（事前承認法）では、「機関の聴聞会の通知を受ける権利を有する者は、主張される事実および法律について適時に通知されなければならない」（5 USC § 554(b)(3)）と規定されており、機関は「すべての利害関係者に事実および主張の提出および検討の機会を与えなければならない」（同 § 554(c)(1)）と規定されている。