プロセスのライセンス供与、およびプロセスを使用した事業の売却は、発明の販売にはつながらない

In BASF社対SNFホールディングス社, [2019-1243] (2020 年 4 月 8 日)、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許 5,633,329 の請求項の無効の要約判決を破棄し、主張された先行技術は、販売禁止、公然使用禁止、または事前の知識や使用を生じさせないと判断しました。

連邦巡回控訴裁判所は、主張されている先行技術であるサンウェット®プロセスは、§ 102(b) の下で '329 特許の販売禁止を生じさせない、さらに、地方裁判所は § 102(a) と § 102(b) の公衆使用禁止を誤解しており、適切な法的基準の下では、重要な事実に関する真の争点はそれらの争点に関する略式判決の登録を妨げる、と判決を下しました。

§102(a) 事前の知識または使用

BASFはまず、地方裁判所が第102条(a)の「知られている、または使用されている」という文言を誤って解釈し、セラニーズ社の知識および使用に関する機密性を誤って無視したと主張した。BASFの見解では、公衆がアクセスできない知識または使用は、第102条(a)に基づく先行技術には該当しない。連邦巡回控訴裁判所はこれに同意し、第102条(a)の「知られている、または使用されている」という文言を「公衆がアクセス可能な知識または使用」と一貫して解釈してきたと指摘した。

連邦巡回控訴裁判所は、記録は、主張されているサンウェット®プロセスが第 102 条 (a) の意味で「知られていたか、使用されていた」かどうかに関する重要な事実の真の問題を明らかにしていると結論付け、したがって、地方裁判所の無効の略式判決を破棄し、SNF の第 102 条 (a) の抗弁を裁判で判断するために差し戻しました。

§ 102(b) 公共の使用

BASFはまた、地方裁判所の公衆使用に関する略式判決は誤りであると主張し、地方裁判所は第102条(b)の公衆使用禁止を第三者の秘密の商業的使用に適用すると誤解していると主張した。連邦巡回控訴裁判所は再びBASFの主張を認め、 島津最高裁判所は、公然使用の禁止は発明の「故意に隠されていない」使用に適用されると説明し、通常の業務過程におけるプロセスの使用（そのプロセスが従業員に「周知」であり、他者から「隠蔽する努力」がなされていない場合）は公然使用であると判示した。連邦巡回控訴裁判所は、 島津 公共利用のケースにおいて。

連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が略式判決で、特許請求されたプロセスが公衆に公開可能であったと判断したことは誤りであると結論付けた。両当事者は、一般の人々がポーツマス工場に何度も立ち入り、円錐テーパーの形状を観察できたこと、また、これらの訪問者が熟練した職人であったことを示唆する証拠がなかったことについては争っていない。両当事者は、サンウェット®プロセスの残りの要素が公衆に知られていたか否か、また、知られていなかったとすれば、これらの見学ツアー、新聞記事、そして記念ビデオにおいて、それらが公衆から隠蔽されていたか否かについて争っている。

連邦巡回控訴裁判所は、第三者による秘密プロセスの商業的利用が、 それ自体が 他の発明者への公衆使用禁止。

§102(b) 販売中

BASFは、サンヨーとセラニーズ社がサンウェットプロセスのライセンス契約を締結したことは、 コラー事件連邦巡回控訴裁判所は、地裁の判決を破棄すべきであることに同意した。三洋電機とセラニーズ間のライセンス契約も、1987年のヘキストによるセラニーズの買収も、第102条(b)の意味における発明の販売には該当しない。連邦巡回控訴裁判所は、発明自体が販売または販売のために提供されている必要があり、「商業上の利益」の存在だけでは販売禁止条項を発動させるには不十分であると述べた。

このような商業的販売または販売の申し出が行われたかどうかを判断するには、統一商事法典におけるこれらの用語の定義を参照する必要があります。連邦巡回控訴裁判所は、プロセスは発明とは異なる種類のものであり、統一商事法典の販売の定義で想定されているような有体物ではなく、行為から構成されることを認めました。しかし、特定の状況下では、プロセスが販売開始時の拒絶理由の適用対象となるような方法で販売される場合もあります。例えば、プロセス自体を対価を得て実施するだけで十分です。特許権者が後に特許を取得したプロセスによって製造された製品を販売する場合も同様です。

地方裁判所が第 102 条 (a) の事前知識および使用、ならびに第 102 条 (b) の公然使用の禁止を誤って解釈したため、連邦巡回控訴裁判所は略式判決を取り消し、これらの抗弁について審理を差し戻しました。